Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;
4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;
5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

7) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1496 настоящего Кодекса.Положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). (Подпункт 7 дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.

4. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами Российской Федерации, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)

Комментарий к статье 1512 ГК РФ

1. Комментируемая статья устанавливает случаи, когда правовая охрана, предоставленная товарному знаку, может быть оспорена и признана недействительной ab ovo, с самого начала, т.е. с момента возникновения.

В отличие от этого ст. 1514 ГК РФ предусматривает случаи досрочного прекращения правовой охраны товарного знака на будущее время.

2. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи указывается, что оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что оспаривается, во-первых, решение о государственной регистрации товарного знака и, во-вторых, основанное на этой регистрации исключительное право на товарный знак. Оба эти объекта неразрывно связаны друг с другом и оспариваются они всегда вместе.

3. Абзац 2 п. 1 предусматривает, что если правовая охрана товарного знака признана недействительной, то это влечет отмену решения Роспатента о регистрации товарного знака. Следовательно, и исключительное право на товарный знак тем самым отменяется, признается несуществующим и несуществовавшим.

4. Именно так сформулирована сфера действия (гипотеза) комментируемой статьи.

Определив таким образом сферу действия комментируемой статьи, законодатель совершил очень серьезную ошибку: забыл о том, что в России правовая охрана товарным знакам во многих случаях (около 10 тыс. регистраций ежегодно!) предоставляется не на основе государственной регистрации товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков, ведущемся в Роспатенте (г. Москва), а на основе международной регистрации товарных знаков в Международном бюро ВОИС (г. Женева, Швейцария).

Хотя в соответствии со ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению "с даты [международной] регистрации. в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно", сомнительно, чтобы в силу этой нормы на товарные знаки, зарегистрированные в России по международной процедуре, распространялись нормы ст. 1512 ГК РФ.

Фактически основания оспаривания и признания недействительными товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров Российской Федерации, наше законодательство не предусматривает. Это, однако, не исключает возможности применения ст. 1512 ГК РФ по аналогии.

5. В пункте 2 комментируемой статьи перечислены шесть оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Одно дополнительное основание, применимое к общеизвестному товарному знаку, указано в п. 3 данной статьи.

Перечень этих оснований следует считать исчерпывающим.

6. В подпунктах 1, 2, 6 п. 2 и в п. 3 комментируемой статьи устанавливается, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным "полностью или частично".

Следует считать, что в тех случаях, когда предоставление правовой охраны оспаривалось полностью, оно может быть признано недействительным лишь частично.

Частичное признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку может относиться либо к перечню товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак (этот перечень сокращается), либо к содержанию зарегистрированного обозначения (из него исключаются отдельные элементы, как охраняемые, так, возможно, и неохраняемые).

Как вытекает из нормы, содержащейся в абз. 2 п. 1, признание предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным влечет отмену первоначального решения Роспатента и принятие нового решения о регистрации товарного знака.

Напротив, если предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным полностью, то первоначальное решение Роспатента отменяется без вынесения нового решения.

7. В подп. 2 п. 2 указан случай, когда предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным "в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене".

Установленный пятилетний срок имеет значение для оспаривания - подача возражения должна произойти в этот срок, а не для признания недействительности. Последнее может иметь место по истечении этого срока.

8. В отличие от указанного пятилетнего срока, в который должно быть подано возражение в соответствии с подп. 2 п. 2, во всех остальных случаях, указанных в других подпунктах п. 2 и в п. 3, оспаривание может быть осуществлено "в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак".

Это положение очень важное. Оно означает, что если имели место какие-либо нарушения при предоставлении правовой охраны товарному знаку, то срок исковой давности по защите прав, затронутых этими нарушениями, в течение действия исключительного права на товарный знак не течет, ибо это - длящиеся нарушения, они послужили основой для возникновения исключительного права, которое продолжает действовать.

9. Буквальное прочтение нормы о том, что оспаривание возможно "в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак", неизбежно приводит к выводу о том, что после прекращения действия исключительного права на товарный знак никакое оспаривание уже невозможно.

Между тем и после прекращения исключительного права на товарный знак у третьих лиц может иметься законный интерес осуществить такое оспаривание и добиться признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Следует полагать, что такое оспаривание возможно на основе ныне действующего законодательства, несмотря на отмеченные выше нечеткости в формулировках.

Таким образом, выражение "в течение всего срока действия исключительного права" может иметь своей целью обеспечить возможность оспаривания именно в течение "всего" этого срока, не ограничивая при этом возможность оспаривания за пределами этого срока.

10. Подпункт 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливает возможность оспаривания предоставления правовой охраны, если при этом не были соблюдены нормы, содержащиеся в пунктах 1 - 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ (см. комментарий к ст. 1483 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что если обозначение приобрело различительную способность (последний абзац п. 1 ст. 1483 ГК РФ) не на дату приоритета заявки, а позже, то предоставление правовой охраны должно быть признано недействительным.

Согласие третьих лиц на регистрацию товарного знака или на включение в него отдельных элементов (п. 2, 4, 9 ст. 1483 ГК РФ) может быть получено правообладателем после подачи заявки, но его действие должно распространяться на день приоритета заявки. В противном случае предоставление правовой охраны товарному знаку должно признаваться недействительным.

11. Подпункт 2 п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что правовая охрана товарного знака признается недействительной, если товарный знак не соответствует требованиям, содержащимся в п. 6 и 7 ст. 1483 ГК РФ (см. комментарий к этой статье).

12. Подпункт 3 п. 2 предусматривает, что правовая охрана должна быть признана полностью недействительной, если не были соблюдены требования, указанные в ст. 1478 ГК РФ. А требования, содержащиеся в этой статье, очень простые: обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Поэтому юридически точная сфера применения комментируемой нормы такова: правовая охрана товарного знака аннулируется, если на дату регистрации владелец товарного знака не являлся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Если же это произошло после даты регистрации товарного знака, то эта норма не применяется, а подлежит применению подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ. Более того, комментируемая норма не подлежит применению, если указанные обстоятельства имели место до даты регистрации товарного знака.

13. Подпункт 4 п. 2 комментируемой статьи относится к ситуации, когда установлено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на те товары, которые являются неоднородными по сравнению с товарами, для идентификации которых предназначен общеизвестный товарный знак (п. 3 ст. 1508 ГК РФ). Если в этой ситуации какое-либо третье лицо получило регистрацию товарного знака для этих "неоднородных" товаров с более поздним приоритетом, чем дата признания общеизвестности товарного знака в России, то товарный знак этого третьего лица может быть оспорен и аннулирован.

Из этой нормы - a contrario - следует, что если какое-либо третье лицо получило регистрацию товарного знака, идентичного общеизвестному знаку, для товаров, не однородных с теми, для идентификации которых предназначен общеизвестный товарный знак, с более ранним приоритетом, чем дата признания общеизвестности товарного знака в России, то этот знак третьего лица не может быть оспорен и аннулирован, несмотря на то, что он ассоциируется у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

14. Подпункт 5 п. 2 комментируемой статьи относится к оспариванию того товарного знака, владельцем которого является агент или представитель лица, которое, в свою очередь, является обладателем исключительного права [на этот же товарный знак] в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, причем в сложившейся ситуации требования указанной Конвенции нарушены.

Для того чтобы понять смысл этой нормы, приходится обратиться к тексту Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., участницей которой является Российская Федерация.

Статья 6.septies этой Конвенции содержит следующие нормы:

"Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран [Парижского] союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах [Парижского союза], владелец имеет право. потребовать ее аннулирования. если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие".

Таким образом, в данном случае оспаривается и аннулируется правовая охрана товарного знака, владелец которого является (или являлся) агентом или представителем другого лица, а это другое лицо является владельцем того же товарного знака, охраняемого в другой стране (или в других странах), участвующей в Парижской конвенции, причем агент или представитель незаконно зарегистрировал товарный знак своего доверителя.

15. Подпункт 6 п. 2 комментируемой статьи устанавливает возможность оспаривания и аннулирования права на товарный знак, если "связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией".

Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию представляет собой один из самых неясных и запутанных случаев.

Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) проявляется в действиях по реализации, осуществлению гражданского права.

Недобросовестная конкуренция представляет собой действия хозяйствующих субъектов на товарных рынках.

Осуществление заявителем (и в дальнейшем - правообладателем) действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, по самому своему определению не является осуществлением действий, в которых может проявляться злоупотребление правом, или актом недобросовестной конкуренции: заявитель, регистрируя товарный знак, действует "в своем праве".

Если злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции будут признаны действия владельца права на товарный знак, которые совершены после регистрации товарного знака, то эти действия не дают правовых оснований для признания недействительным самого предоставления права на товарный знак.

16. В пункте 3 комментируемой статьи содержится одно дополнительное основание оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестного товарного знака.

Это основание - несоблюдение требований, содержащихся в пункте 1 ст. 1508 ГК РФ.

В пункте 1 ст. 1508 ГК РФ речь идет о двух таких требованиях:

- в абзаце 1 установлены признаки общеизвестного товарного знака. Отсутствие каких-либо из этих признаков и может явиться основанием аннулирования правовой охраны;

- в абзаце 2 предусматривается, что обозначение не может быть признано общеизвестным товарным знаком при наличии принадлежащего другому лицу аналогичного или сходного до степени смешения товарного знака для однородных товаров, имеющего более ранний приоритет. Наличие такого товарного знака также может явиться основанием для аннулирования правовой охраны.

Другой комментарий к статье 1512 Гражданского Кодекса РФ

1. Комментируемая статья предусматривает право оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку при условии соблюдения установленных законом оснований и сроков для такого оспаривания. Обладатель исключительного права на товарный знак вправе противодействовать такому оспариванию, обосновывая отсутствие для него законных оснований; федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности со своей стороны обязан рассмотреть и вынести решение о наличии оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и о его последствиях.

2. При применении п. 1 комментируемой статьи следует учитывать положения п. 2 ст. 1499 ГК РФ о том, что решение о регистрации товарного знака принимается по результатам экспертизы заявленного обозначения, а регистрация товарного знака в соответствии со ст. 1477 ГК РФ является основой признания исключительного права на товарный знак.

3. Положения абз. 2 п. 1 комментируемой статьи определяют юридическую сущность процедуры оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и правовые последствия признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

4. Положения подп. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи содержат прямую отсылку к нормам ст. 1483 ГК РФ, содержащей перечень оснований, при наличии которых товарному знаку не предоставляется правовая охрана. Некоторые из этих оснований касаются существа самого обозначения, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака, а другие направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены в результате предоставления правовой охраны товарному знаку. В зависимости от конкретных оснований, предусмотренных ст. 1483 ГК РФ, законодателем установлены разные сроки для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

5. Предусмотренная в подп. 3 п. 2 комментируемой статьи возможность оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку возникает в тех случаях, когда обладатель исключительного права на момент регистрации не соответствовал требованиям, установленным ст. 1478 ГК РФ к субъекту исключительного права на товарный знак (т.е., например, не имел статуса индивидуального предпринимателя или товарный знак был зарегистрирован на имя филиала юридического лица).

6. Подпункт 4 п. 2 комментируемой статьи предусматривает правовые последствия нарушения положения п. 3 ст. 1508 ГК РФ.

7. Положение подп. 5 п. 2 комментируемой статьи связано с нарушением положений Парижской конвенции 1883 г., предусматривающих, что регистрация товарного знака на имя агента или представителя лица - обладателя исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции может быть произведена в другой стране только с согласия такого правообладателя.

8. Положение подп. 6 п. 2 комментируемой статьи взаимосвязано с положением п. 1 ст. 10 ГК РФ, предусматривающим, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, а также с положениями п. 2 и 3 ст. 14 Закона о защите конкуренции, определившими, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права средства индивидуализации продукции, работ или услуг, а также установившими, что решение федерального антимонопольного органа о нарушении этих положений в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Следует отметить, что действующая редакция комментируемой нормы содержит указание не только на "товарный знак", но и на "сходный с ним до степени смешения другой знак", что представляется совершенно справедливым, учитывая, что нередко недобросовестные действия на практике связаны именно со сходными обозначениями или товарными знаками.

9. По сравнению с ранее действовавшей редакцией комментируемой статьи в нынешней редакции перечень оснований дополнен еще одним основанием, связанным с предоставлением правовой охраны обозначению с нарушением правил, установленных в отношении тождественных заявленных обозначений в случае совпадения у них дат приоритета и перечней товаров и услуг.

10. Предусмотренное п. 3 комментируемой статьи положение необходимо рассматривать с учетом нормы п. 1 ст. 1508 ГК РФ, где предусмотрено, что товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, могут быть признаны общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей товаров заявителя. При этом товарный знак и обозначение, используемые в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

11. Комментируемая статья содержит новое положение, из содержания которого следует, что при рассмотрении возражения должны рассматриваться не только обстоятельства, существовавшие на дату подачи заявок или в период проведения экспертизы, но вся совокупность обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Например, к дате подачи возражения против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака вступило в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, служившего препятствием для регистрации заявленного обозначения.

12. Еще одна новелла комментируемой статьи - новое положение ее п. 4, устанавливающее, что все основания для оспаривания применимы к товарным знакам, охрана которым предоставлена в соответствии с международным договором Российской Федерации. Такой порядок не является новым для правоприменения; норма направлена на устранение пробела в прямом правовом регулировании. Вместе с тем следует отметить, что использование в данном контексте слова "зарегистрированному" является некорректным.

13. Порядку и условиям применения норм, содержащихся в комментируемой статье, посвящены положения ст. 1513 ГК РФ (см. соответствующий комментарий).

Комментарии и консультации юристов по ст 1512 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1512 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.