Статья 1499. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака

1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.В случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения. (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
2. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. До принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 настоящего Кодекса, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца второго пункта 1 настоящей статьи с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

4. Решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с:
1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 настоящего Кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
2) государственной регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;
3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;
4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Комментарий к статье 1499 ГК РФ

1. Как следует из абзаца 1 п. 1, экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, проводится после принятия к рассмотрению заявки, прошедшей формальную экспертизу.

2. В абзаце 2 п. 1 определяются цель и объем экспертизы заявленного обозначения.

Цель: проверить соответствие заявки некоторым требованиям к товарным знакам, предъявляемым законом, а также установить приоритет заявленного товарного знака.

Объем экспертизы: проверить, соответствует ли заявленное обозначение требованиям, содержащимся в ст. 1477 ГК РФ и в п. 1 - 7 ст. 1483 ГК РФ.

См. тексты указанных статей и комментарий к ним.

Нормы, касающиеся объема экспертизы, сформулированы как императивные. Это означает, что экспертиза не вправе выносить решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, ссылаясь на положения других статей ГК РФ.

Вместе с тем следует полагать, что если в процессе экспертизы заявленного обозначения будет обнаружено, что указанное обозначение не соответствует другим нормам ГК РФ, например нормам, содержащимся в пунктах 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ, то на это обстоятельство может быть обращено внимание заявителя.

3. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи по результатам экспертизы Роспатент выносит решение либо о государственной регистрации товарного знака, либо об отказе в его регистрации.

Поскольку никаких сроков принятия этих решений не установлено, заявителю приходится проявлять терпение. При наличии споров Роспатент обязан доказать, что решение было принято им в "разумный срок".

Хотя в данной статье не упоминается о том, что копия вынесенного решения направляется заявителю опять же в "разумный срок", такая обязанность, следует считать, возлагается на Роспатент.

4. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи до принятия (окончательного) решения по результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент имеет право (но не обязан!) направить заявителю письменное уведомление, содержащее результаты экспертизы, и предложить представить свои доводы по поводу приведенных в этом уведомлении мотивов (возможного решения).

Если заявитель в течение шести месяцев со дня направления ему указанного уведомления представит свои доводы, касающиеся мотивов, содержащихся в уведомлении (следует читать - "в проекте решения"), то они должны быть учтены экспертизой. Это, конечно, не означает, что экспертиза согласится с этими доводами: экспертиза должна лишь "выслушать заявителя".

Направление указанного уведомления (проекта решения) дает экспертизе право отложить на полгода вынесение решения. Никаких иных прав и обязанностей сторон оно не создает; в связи с этим п. 3 вызывает недоумение.

5. В пункте 4 указаны случаи, когда Роспатент имеет право (и даже обязан) пересмотреть свое решение о государственной регистрации товарного знака.

Такой пересмотр возможен после принятия такого решения вплоть до регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ).

Пересмотр принятого решения (т.е. его полная или частичная отмена) имеет место в следующих случаях:

1) обнаружено, что на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, предназначенное для тех же или однородных товаров, поступила заявка от того же или от другого заявителя, имеющая более ранний приоритет;

2) обнаружено, что осуществлена государственная регистрация наименования места происхождения товара, которое тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком (см. п. 7 ст. 1483 ГК РФ);

3) выявлена другая заявка или другая уже произведенная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного данному товарному знаку, касающаяся тех же перечней товаров, если эта другая заявка или другая регистрация имеют тот же самый или более ранний приоритет (см. п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Следует полагать, что эта норма применяется и к тем обозначениям, которые сходны до степени смешения, а также к тем объектам, которые регистрируются для однородных товаров;

4) Выявлено, что произведенное изменение заявителя (т.е. преемство, см. п. 3 ст. 1497 ГК РФ) может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (см. также п. 2 ст. 1488 ГК РФ и комментарий к нему).

Во всех этих случаях решение о государственной регистрации товарного знака должно быть пересмотрено независимо от того, когда именно имели место указанные события - после вынесения пересматриваемого решения или еще до того, как решение было вынесено. В первом случае решение должно быть пересмотрено в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, а во втором случае - в связи с недочетами при проведении экспертизы.

Другой комментарий к статье 1499 Гражданского Кодекса РФ

1. Второй этап экспертизы заявки на товарный знак, называемый "экспертиза заявленного обозначения", проводится только по обозначениям, прошедшим формальную экспертизу, т.е. по заявкам, принятым к рассмотрению.

2. Задачами второго этапа экспертизы заявки на товарный знак являются проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению, за исключением тех, которые являются объектом формальной экспертизы, и установление приоритета.

3. В рамках проверки перечня товаров и услуг устанавливают возможность идентификации перечисленных в заявке товаров и услуг с терминами соответствующего класса МКТУ, а также правильность их группировки.

4. В рамках проверки товарного знака на предмет наличия прав с более ранней датой приоритета осуществляется поиск тождественных или сходных до степени смешения обозначений, определяется степень сходства, а также проверяется однородность товаров, содержащихся в заявке, с товарами, в отношении которых зарегистрированы либо заявлены выявленные товарные знаки или обозначения.

Определяя сходство обозначений, руководствуются следующими подходами: если обозначения совпадают во всех элементах, они являются тождественными, если же между ними имеются отдельные отличия, но обозначения ассоциируются друг с другом, они признаются сходными до степени смешения. Однородность товаров определяется путем выявления потенциальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю; при этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и т.д.

При поиске тождественных и сходных обозначений не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых признана недействительной (ст. 1512 ГК) либо прекращена в соответствии со ст. 1514 ГК РФ, заявки на которые отозваны либо по которым приняты решения об отказе в регистрации, когда возможность оспаривания утрачена. Не принимаются во внимание также заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарного знака в связи с непредставлением документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

В рамках осуществляемой проверки заявляемые обозначения анализируются на предмет их тождественности или сходства до степени смешения с охраняемыми промышленными образцами, права на которые возникли ранее даты приоритета заявленного обозначения. Также заявленные обозначения сравниваются и со средствами индивидуализации других лиц.

На этом же этапе анализируется (в случае его поступления) обращение с утверждением о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК РФ. При этом приведенные в нем доводы должны учитываться при проведении экспертизы и соответственно при принятии решений.

5. Дополнение, внесенное в п. 2 комментируемой статьи, уточняет виды решений, принимаемых по результатам экспертизы, имея в виду, что в рамках национальной процедуры принимаются решения по поводу государственной регистрации товарного знака, а в рамках процедур, связанных с международными договорами, принимаются решения по поводу предоставления правовой охраны товарным знакам.

6. Пунктом 3 комментируемой статьи предусматривается направление заявителю уведомления, содержащего результаты проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в частности требованиям, предусмотренным ст. 1477 и п. 1 - 7 ст. 1483 ГК РФ. Установление этого пункта направлено на защиту прав заявителя, оно дает ему дополнительные возможности для обоснования своей позиции в отношении заявленного обозначения, перечня товаров, услуг и т.д.

Доводы заявителя должны быть представлены в течение шести месяцев со дня направления уведомления, а не со дня получения его заявителем, как это предусмотрено при направлении запросов, причем этот срок не продлевается.

С учетом внесенного в норму дополнения такое уведомление направляется не по всем заявкам, а лишь в тех случаях, когда "окончательным" решением экспертизы может стать решение об отказе в государственной регистрации либо решение о "частичном" отказе в государственной регистрации заявленного обозначения.

7. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение либо о регистрации товарного знака (предоставлении ему правовой охраны), либо об отказе в регистрации в качестве товарного знака (отказе в предоставлении правовой охраны). При этом решение о регистрации может быть принято как по всем товарам, указанным в заявке, так и в отношении их части.

Если в результате экспертизы, проведенной в соответствии с п. 1 комментируемой статьи, установлено, что обозначение не соответствует по крайней мере одному из требований, предусмотренных ГК РФ для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в государственной регистрации товарного знака с приведением основанных на положениях Кодекса мотивов отказа в государственной регистрации товарного знака.

8. В п. 4 комментируемой статьи содержится исчерпывающий перечень оснований для пересмотра решения о регистрации товарного знака. Надо отметить, что возможность такого пересмотра в первую очередь дает защиту прав третьих лиц, о которых было неизвестно при проведении экспертизы. Вместе с тем права заявителя также являются защищенными, поскольку указанный пересмотр решения возможен только до регистрации товарного знака.

9. В случае поступления заявки, имеющей более ранний приоритет, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, а также при поступлении сведений об этом, приведших к инициированию процедуры пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака, по заявке проверяется, произведена ли государственная регистрация товарного знака по пересматриваемой заявке, и проводится дополнительная экспертиза заявленного обозначения. Заявителю направляется уведомление о причинах пересмотра решения, доводах экспертизы с предложением представить ответ по экспертизе. В течение месяца со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление о проведении экспертизы в установленный срок) принимается решение о государственной регистрации товарного знака. Такое решение касается части товаров и услуг, неоднородных с теми, в отношении которых была подана заявка с более ранним приоритетом. В эти же сроки может быть принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В новом решении заявитель уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака с указанием соответствующих причин.

10. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака в связи с регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, осуществляется до государственной регистрации товарного знака. В месячный срок со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление о проведении экспертизы в установленный в нем срок) по пересматриваемой заявке могут быть приняты следующие решения: во-первых, решение о государственной регистрации товарного знака, если заявитель согласился с тем, что элементы обозначения по пересматриваемой заявке, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара, будут включены в товарный знак как неохраняемые (при этом заявитель представил доказательства того, что регистрация товарного знака будет осуществлена на имя лица, имеющего право пользования наименованием места происхождения товара); во-вторых, решение об отказе в регистрации товарного знака, если вышеуказанные условия не соблюдены. В новом решении заявитель уведомляется о пересмотре ранее принятого решения по соответствующим причинам.

11. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака в связи с выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или с выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих (полностью или частично) перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака осуществляется по выявлении указанных обстоятельств экспертизой или по поступлении сведений об этом от третьих лиц. При выявлении охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих перечней товаров и с тем же приоритетом дополнительная экспертиза проводится в "обычном" порядке. Если заявитель по пересматриваемой заявке представит документально подтвержденные сведения о том, что он оспаривает регистрацию товарного знака в суде, то решение по пересматриваемой заявке не принимается до вступления в силу соответствующего судебного акта. После вступления его в законную силу и в случае отсутствия препятствий для регистрации товарного знака по пересматриваемой заявке принимается решение о государственной регистрации товарного знака.

12. При выявлении заявки, содержащей тождественный товарный знак, или при выявлении охраняемого тождественного товарного знака с более ранним приоритетом в отношении совпадающих перечней товаров дополнительная экспертиза проводится незамедлительно. Заявителю по пересматриваемой заявке направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (п. 3 комментируемой статьи) с разъяснениями причин пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака и доводами экспертизы.

13. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака осуществляется в связи с изменением в заявке сведений о заявителе, приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Сюда же относятся случаи передачи или перехода права на регистрацию товарного знака вследствие изменения наименования и (или) имени заявителя в соответствии с п. 3 ст. 1497 ГК РФ. Если заявление об изменении заявителя удовлетворяется после принятия решения о государственной регистрации товарного знака, что повлекло за собой возможность введения потребителя в заблуждение, то дополнительная экспертиза заявленного обозначения на соответствие требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ проводится незамедлительно. После проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю по пересматриваемой заявке направляется уведомление с разъяснениями причин пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака, доводами экспертизы и предложением представить ответ.

14. Решение об отказе в регистрации товарного знака принимается в месячный срок со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление экспертизы по пересматриваемой заявке), если доводы заявителя, приведенные в ответе на письмо экспертизы, не снимают препятствий для регистрации заявленного обозначения по пересматриваемой заявке. В решении об отказе в регистрации товарного знака, в частности, заявитель повторно уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака по соответствующим причинам и признании его недействительным.

15. Если доводы заявителя, приведенные в ответе на уведомление экспертизы, устраняют выявленные основания для отказа в государственной регистрации, принятое ранее решение о государственной регистрации товарного знака может быть подтверждено и останется в силе. В этом случае дальнейшее делопроизводство осуществляется в установленном порядке.

Комментарии и консультации юристов по ст 1499 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1499 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.