Статья 1490. Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога исключительного права на товарный знак и предоставления права использования товарного знака

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1490 ГК РФ

1. Настоящая статья посвящена форме и государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

Вопрос о форме договоров об отчуждении исключительного права решен в п. 2 ст. 1234 ГК РФ.

О форме лицензионных договоров см. п. 2 ст. 1235 ГК РФ.

Пункт 1 комментируемой статьи подтверждает строгую письменную форму всех лицензионных договоров, касающихся товарных знаков.

О государственной регистрации см. ст. 1232 ГК РФ.

2. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает письменную форму и обязательную государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ныне это Роспатент) всех договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Под "другими договорами, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак", имеются в виду договоры залога (п. 5 ст. 1233 и § 3 гл. 23 ГК РФ), доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ), простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что:

"Поскольку лицензионный договор [касающийся товарного знака] подлежит [государственной] регистрации [в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности], то и договор перевода долга, вытекающий из этого договора, должен быть зарегистрирован" (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 января 2004 года N 13695/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 6. С. 51).

О государственной регистрации сделок и последствиях несоблюдения требования о регистрации сделки см. ст. 164, 165 ГК РФ.

3. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает, что порядок государственной регистрации договоров, касающихся прав на товарные знаки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время такого подзаконного акта еще не принято. В связи с этим, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", продолжают действовать Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64.

4. Договоры, касающиеся товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, регистрируются в Международном бюро ВОИС (Женева, Швейцария) и государственную регистрацию в России не проходят.

Другой комментарий к статье 1490 Гражданского Кодекса РФ

1. Комментируемая статья устанавливает требования к форме договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Обязательным требованием к таким договорам является письменная форма.

Договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак необходимо отличать от договоров по оказанию услуг, в которых посредник (комиссионер, агент и др.) оказывает услуги правообладателю по распоряжению исключительным правом либо приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности. Посредник осуществляет сделки, которые входят в предмет услуг, с правами заказчика (комитента, принципала и др.) или третьих лиц, приобретая их для заказчика. При этом посредник не приобретает исключительные права по договору об оказании услуг, в связи с чем такого рода договоры не относятся к договорам по распоряжению исключительным правом, а следовательно, им не требуется государственная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. К договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак относятся договоры:

- об отчуждении исключительного права;

- лицензионные;

- залога.

Если элементы указанных договоров содержатся в иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством (например, в договорах продажи предприятия, аренды предприятия, коммерческой концессии и др.), либо в смешанных договорах (п. 3 ст. 421 ГК), то к форме договора применяются нормы комментируемой статьи.

Для государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти отчуждения исключительного права на товарный знак, залога, предоставления права использования должны быть представлены либо заявление сторон договора, либо при заявлении одной из сторон подписанное ими уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, либо удостоверенная нотариусом выписка из договора, либо сам договор.

При отсутствии государственной регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК). Так, например, по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак исключительное право сохраняется за первоначальным правообладателем.

3. Государственной регистрации подлежат и изменения, касающиеся существенных условий договора, по которому перешло или предоставлено право, в том числе перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака по лицензионному договору.

Перемена лиц в договорах о распоряжении исключительным правом также требует государственной регистрации в соответствии с п. 2 ст. 389, ст. 391 ГК РФ.

4. Правом подачи заявления о регистрации договора обладает лицо, являющееся стороной договора.

До принятия новых регламентов по регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, залога, предоставления права использования, перехода исключительного права на товарный знак без договора действует Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321.

Формальная проверка представленных на регистрацию документов осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты их поступления. Проверка документов на соответствие условиям регистрации проводится в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрации.

В соответствии с п. 7.10 вышеназванного Административного регламента регистрация договора осуществляется при соблюдении в том числе следующих условий:

1) документы представлены в отношении зарегистрированного товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

2) сведения о правообладателе или сторонах по договору, предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

3) с заявлением о регистрации обратилось лицо, обладающее правом подачи такого заявления;

4) документы, представленные на регистрацию, соответствуют требованиям Регламента;

5) запрошенные документы или пояснения представлены в установленный в Регламенте срок;

6) отчуждение исключительного права на товарный знак не может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ;

7) у приобретателя исключительного права на товарный знак, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), имеется исключительное право на такое наименование в соответствии с п. 3 ст. 1488 ГК РФ;

8) у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с п. 3 ст. 1489 ГК РФ;

9) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак или о предоставлении права использования товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы имеется условие о вознаграждении или порядке его определения в соответствии с п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 ГК РФ;

10) в договоре не содержится внутренних противоречий;

11) права, являющиеся предметом договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав, в том числе в случае:

- предоставления права использования в отношении товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, по сублицензионному договору или договору коммерческой субконцессии за пределами прав, предусмотренных лицензионным договором или договором коммерческой концессии;

- расторжения договора в одностороннем порядке при отсутствии в договоре соответствующего положения о возможности такого порядка расторжения договора;

- последующего залога исключительного права при отсутствии соответствующего условия о такой возможности в предшествующих договорах залога исключительного права;

- предоставления права использования товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами.

За осуществление регистрационных действий уплачивается государственная пошлина. За регистрацию лицензионного (сублицензионного) договора или договора коммерческой концессии (субконцессии), относящихся к товарному знаку, за регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, договора залога товарного знака пошлина составляет 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый товарный знак свыше одного (п. 3.11 - 3.13 Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" <1>).

--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

В случае удовлетворения заявления о регистрации сведения о регистрации вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также публикуются в бюллетене Роспатента "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров".

В случае отказа в регистрации заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации с указанием причин отказа.

Комментарии и консультации юристов по ст 1490 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1490 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.