Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1489 ГК РФ

1. Комментируемая статья содержит правила, касающиеся лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

К этим лицензионным договорам применяются также общие положения о лицензионных договорах, предусмотренные в ст. 1235 ГК РФ.

Поскольку право на товарный знак может действовать в течение неопределенно продолжительного срока, норма, содержащаяся в абз. 1 п. 4 ст. 1235 ГК РФ, к сфере товарных знаков не применяется.

К лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака применяются нормы, содержащиеся в ст. 1236 ("Виды лицензионных договоров") и в ст. 1237 ГК РФ ("Исполнение лицензионного договора").

2. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливается, что по лицензионному договору владелец исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака. Это право предоставляется:

1) в определенных договором пределах;

2) с указанием или без указания территории, на которой допускается использование;

3) применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Поскольку товарный знак является нематериальным объектом, все лицензионные договоры могут быть только консенсуальными. В связи с этим выражение "или обязуется предоставить" является излишним, ошибочным.

О допустимой территории использования права на товарный знак см. п. 11 комментария к ст. 1235 ГК РФ.

Неуказание в лицензионном договоре территории, на которой лицензиат вправе использовать товарный знак, означает, что товарный знак может быть использован на всей территории России.

3. Употребленное в п. 1 комментируемой статьи указание на то, что лицензионный договор может разрешить лицензиату использовать товарный знак "применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности", означает, что в договоре могут содержаться различные ограничения на использование товарного знака лицензиатом. Так, например, может быть указано, что договор предоставляет лицензиату право использования товарного знака только к части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или только к определенным видам товара (только к светлому пиву, а не к темному пиву).

При отсутствии таких указаний товарный знак может использоваться лицензиатом для всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

4. Пункт 2 комментируемой статьи относится к вопросам качества товаров, производимых или реализуемых лицензиатом.

5. В соответствии с первой фразой п. 2 лицензиат должен обеспечить, чтобы товары, производимые или реализуемые лицензиатом, на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак, соответствовали тем требованиям и качеству, которые установлены лицензиаром.

Таким образом, речь идет о включении в лицензионный договор условий о качестве товаров лицензиата.

Следует полагать, что эти условия могут, но не должны в обязательном порядке включаться в лицензионный договор. Так, например, такие условия могут не включаться в лицензионный договор, если лицензиар либо вообще не производил (не реализовывал) соответствующие товары, либо хотя и производил (реализовывал) их раньше, после выдачи лицензии прекращает их использовать. Более того, данная норма не обязывает стороны включать в договор условия о качестве товара, даже если после заключения лицензионного договора производство и реализацию соответствующих товаров будут вправе осуществлять и лицензиат, и лицензиар: норма, содержащаяся в первой фразе п. 2, сформулирована как диспозитивная.

6. Вторая фраза п. 2 устанавливает право лицензиара осуществлять контроль за соблюдением лицензиатом указанных выше условий о качестве товаров. Эта норма сформулирована как императивная. Вместе с тем необходимо учитывать, что она применяется только в тех случаях, когда в лицензионный договор включены условия о качестве товаров, маркированных лицензионным товарным знаком.

7. В соответствии с третьей фразой п. 2 лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность, если к лицензиару как к изготовителю товаров будут предъявлены соответствующие "требования".

Под "требованиями" имеются в виду требования к качеству товаров, маркированных лицензионным товарным знаком. Здесь также речь идет о тех случаях, когда лицензионный договор содержит требования к качеству товаров, маркированных лицензионным товарным знаком, и эти требования лицензиатом не соблюдены (нарушены). В этих и только в этих случаях применяется данная (довольно суровая) норма о солидарной ответственности лицензиара и лицензиата.

О принципе солидарной ответственности см. ст. 322 - 325 ГК РФ.

Следует считать, что лицензиар, исполнивший требование, вытекающее из нарушения лицензиатом указанных условий о качестве товара, вправе в порядке регресса получить полное возмещение своих убытков от лицензиата.

8. Пункт 3 комментируемой статьи содержит норму, аналогичную норме п. 3 ст. 1488 ГК РФ, но относящуюся не к договору об отчуждении исключительного права, а к лицензионному договору.

В связи с этим см. п. 6 комментария к ст. 1488 ГК РФ.

9. См. ст. 1238 ГК РФ и комментарий к ней.

Другой комментарий к статье 1489 Гражданского Кодекса РФ

1. В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака исключительное право не передается, а лишь предоставляются правомочия по использованию товарного знака в определенных пределах, в частности использование товарного знака:

- для определенных видов товаров, работ, услуг, способов использования и т.п.;

- на ограниченный срок действия;

- на определенной территории;

- при других ограничительных условиях.

По договорам, заключенным начиная с 1 октября 2014 г., по общему правилу за лицензиаром не сохраняется исключительное право, в том числе независимо от вида лицензии лицензиар вправе самостоятельно использовать товарный знак. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром может быть сохранено (п. 1.1 ст. 1236 ГК).

По договорам, заключенным до 1 октября 2014 г., действовала иная презумпция. С учетом п. 1 ст. 1236 ГК РФ за лицензиаром сохранялось исключительное право, в том числе независимо от вида лицензии лицензиар был вправе самостоятельно использовать товарный знак. Вместе с тем договором об исключительной лицензии могло быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохранялось (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

При переходе исключительного права на товарный знак лицензионные договоры сохраняют свою силу.

Не допускается заключение безвозмездных договоров полной лицензии между коммерческими организациями, т.е. исключительной лицензии, действующей на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права (срок действия свидетельства на товарный знак), как в отношении всех товаров, работ, услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и их части.

2. К лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака применяются общие нормы о лицензионных договорах, а также о гражданско-правовых договорах, обязательствах и сделках. Сторонами лицензионного договора с учетом ст. 1478 ГК РФ могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Использование лицензиатом товарного знака на основании лицензионного договора рассматривается в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ как действительное и является препятствием для прекращения правовой охраны товарного знака.

3. Использование товарного знака за пределами лицензионного договора (способов использования, классов и видов товаров, территории, сроков) является нарушением исключительного права и влечет применение мер как гражданско-правового, административного, так и уголовного характера.

4. В соответствии с п. 4 ст. 25 Вводного закона к части четвертой ГК РФ нормы комментируемой статьи применяются к договору коммерческой концессии, как и в целом правила разд. VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 53 и существу договора коммерческой концессии.

Нормы настоящей статьи применяются к сублицензионному договору.

5. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен быть совершен в письменной форме. Государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Комментарии и консультации юристов по ст 1489 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1489 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.