Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Комментарий к статье 1466 ГК РФ

1. Комментируемая статья содержит декларацию об исключительном праве на секрет производства.

Прежде всего следует отметить, что указанное решение российского законодателя - это почти уникальный случай в развитии правовой мысли. Сходное решение содержится в Гражданском кодексе Украины (Гражданский кодекс Украины. Харьков, 2006. С. 173), в ст. 506 которого говорится об исключительном праве на коммерческую тайну, которая по своему содержанию аналогична российскому секрету производства.

2. В государствах с развитым правопорядком право на секрет производства (ноу-хау) не признается исключительным, поскольку за его обладателем закрепляется только фактическая монополия.

Так, по мнению Герберта Штумпфа, ноу-хау не является какой-либо формой промышленной собственности, так как оно не обладает признаками исключительного права (Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1976. С. 33). С указанным мнением нельзя не согласиться.

Нематериальная природа секрета производства, а также тот факт, что в гражданском обороте секрет производства зачастую сопутствует исключительному праву, как правило, исключительному праву на изобретение, способствует размыванию границ между исключительным правом и правом на секрет производства.

Однако между указанными правами существуют принципиальные различия. Так, если исключительное право основано на легальной монополии, то в основе права на секрет производства лежит фактическая монополия. Различны функции исключительного права и права на секрет производства. Сведения об исключительных правах, как правило, публикуются и со временем становятся достоянием общества в обмен на предоставление государством правообладателю временной монополии, тогда как право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, и направлено исключительно на обеспечение имущественных интересов его обладателя. Отличаются также механизмы защиты указанных прав. Если обладатель секрета производства должен предоставить доказательства принадлежности ему этого права, то правомочия обладателя исключительного права, например на изобретение при наличии находящегося в действии патента, очевидны и не нуждаются в доказывании.

Сама природа секрета производства, предполагающая ее секретный характер настолько долго, насколько это возможно, исключает ее публикацию, а затем передачу в общественное достояние по прошествии определенного периода времени. В свою очередь государство не может предоставить обладателю секрета производства временную монополию, являющуюся сердцевиной исключительного права, не проводит экспертизу в лице государственного органа исполнительной власти и не выдает от своего имени охранный документ (свидетельство или патент), подтверждающий легальную монополию и закрепляющий за обладателем исключительное право.

В отличие от исключительного права, в основе которого лежит легальная монополия, подтверждаемая выдачей государственного документа, право на коммерческую тайну (ноу-хау) зиждется на фактической монополии, которая весьма уязвима и подвержена многочисленным опасностям (возможность разглашения, промышленный шпионаж и т.д.).

Реализация права на секрет производства носит ограниченный характер в так называемых абсолютных правоотношениях, когда его обладателю противостоит неопределенный круг лиц. По сути дела, здесь правообладатель может лишь исключить незаконное завладение (получение) его секрета производства со стороны третьих лиц (например, промышленный шпионаж, подкуп служащего конкурента). Иные правомочия правообладателя реализуются, как правило, в рамках относительных правоотношений, т.е. путем включения в договоры об уступке или лицензионные договоры условий конфиденциальности сведений, составляющих содержание секрета производства.

Право на секрет производства относится к разряду субъективных гражданских прав, которые подлежат защите способами, предусмотренными законом, в том числе ст. 12 ГК РФ.

Поэтому о секрете производства, равно как и о научных открытиях, недобросовестной конкуренции, можно говорить как об объектах, примыкающих к объектам исключительных прав.

3. В связи с вышеизложенным нельзя обойти вниманием роль международных договоров в решении рассматриваемого вопроса, поскольку именно они послужили основанием для распространения на секрет производства режима исключительного права. Для доказательства принадлежности секрета производства к объектам исключительных прав обычно ссылаются на ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее - Конвенция, учреждающая ВОИС), согласно которой интеллектуальная собственность, помимо перечисленных в ней семи объектов, включает также в себя другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. В силу того факта, что упомянутый выше перечень объектов интеллектуальной собственности в ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей ВОИС, является примерным, делается вывод о том, что секрет производства можно также признать объектом интеллектуальной собственности.

Сторонники указанной концепции упускают из виду то немаловажное обстоятельство, что международный договор - это, как правило, компромисс между договаривающимися государствами, зачастую весьма нелегкий. В качестве примера можно привести научные открытия, которые были включены в упомянутый выше перечень объектов интеллектуальной собственности по настоятельной просьбе Советского Союза. Хотя и в то время было совершенно очевидно, что к научным открытиям нельзя применять режим исключительного права, поскольку они являются достоянием всего человечества.

Другой пример - право на защиту против недобросовестной конкуренции. С большой долей условности это право можно признать объектом интеллектуальной собственности, так как оно не основано ни на каком результате интеллектуальной деятельности и, как следствие, нельзя говорить о его нематериальном характере. В литературе отмечалось (применительно к объектам промышленной собственности), что пресечение недобросовестной конкуренции включено как объект охраны промышленной собственности по той причине, что часто посягательство на права промышленной собственности (например, на право на товарный знак, фирменное наименование) или незаконное использование указания происхождения или наименования места происхождения являются и актами недобросовестной конкуренции (Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1977. С. 38).

В настоящее время делаются ссылки на Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (далее - Соглашение ТРИПС), которое станет международным договором России с даты ее вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ст. 1.2 Соглашения ТРИПС предписывается, что для целей настоящего Соглашения термин "интеллектуальная собственность" относится ко всем видам интеллектуальной собственности, рассматриваемым в разделах 1 - 7 части II.

В разделе 7 части II Соглашения ТРИПС предусмотрена охрана нераскрытой информации ("undisclosed information"), которая в принципе по условиям предоставления охраны является синонимом секрета производства. Вместе с тем в части II Соглашения ТРИПС отсутствует регулирование таких объектов, как полезные модели и фирменные наименования, в то время как эти объекты указаны в качестве объектов промышленной собственности в ст. 1 (2) Парижской конвенции, а полезные модели как объект интеллектуальной собственности также не указаны в ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей ВОИС.

О чем говорит этот разнобой в международных договорах в отношении определения перечня объектов интеллектуальной (промышленной) собственности?

Речь идет о том, что в разные исторические эпохи устанавливаются те или иные приоритеты в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, продиктованные либо практической целесообразностью, либо политическими мотивами. Свою роль сыграла также проявившаяся в последнее время конкуренция между двумя универсальными международными организациями (ВОИС и ВТО) в процессе нормотворческой деятельности по охране интеллектуальной собственности.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что в ст. 39 Соглашения ТРИПС указано, что страны-участницы должны обеспечивать эффективную охрану нераскрытой информации (т.е. секрета производства) против недобросовестной конкуренции, как это предусмотрено в ст. 10.bis Парижской конвенции, но нигде не сказано, что такая охрана должна быть обеспечена в режиме исключительного права.

Как известно, Парижская конвенция также не налагает на страны-участницы обязательства относительно какой-либо конкретной формы обеспечения защиты от недобросовестной конкуренции.

Подводя итог вышесказанному, следует признать, что российский законодатель ошибочно распространил на секрет производства режим исключительного права.

Право на секрет производства - это субъективное гражданское право на нематериальный объект, имеющий имущественную ценность, подлежащий защите способами, указанными в законе, которое по своей природе примыкает к исключительному праву на результаты интеллектуальной деятельности.

4. В пункте 1 комментируемой статьи сформулировано понятие исключительного права на секрет производства путем отсылки к ст. 1229 ГК РФ, в которой исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации характеризуется в его позитивной функции (право использования правообладателем своего результата или средства) и в негативной функции (право запрета другим лицам использовать результат или средство), включая также правомочие по распоряжению исключительным правом.

В комментируемом пункте приведен примерный перечень способов использования секрета производства, состоящий из двух позиций: при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений, а также указано правомочие правообладателя по распоряжению исключительным правом на секрет производства.

Примечательно, что законодатель при этом никак не обозначил, кроме ссылки на общую норму ст. 1229 ГК РФ, негативную функцию исключительного права на секрет производства, т.е. право запрета обладателя секрета производства его использования другими лицами.

Полагаю, что сделать это невозможно по той простой причине, что нельзя запретить использовать то, что объективно не существует для третьих лиц, поскольку секрет производства не регистрируется и не публикуется и остается в секрете настолько долго, насколько это возможно.

Существует лишь публично-правовой запрет незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, установленный ст. 183 УК РФ. Но это функция государственной власти, иллюстрирующая современные условия конкуренции на рынке, к которой якобы исключительное право обладателя секрета производства не имеет никакого отношения.

Что-либо запретить обладатель права на секрет производства может только в рамках уже возникшего гражданско-правового обязательства. Иными словами, право на секрет производства может быть нарушено, например, контрагентом обладателя секрета производства, т.е. в рамках относительных, а не абсолютных правоотношений.

5. Пункт 2 комментируемой статьи является ярким подтверждением того непреложного факта, что право на секрет производства лишено статуса исключительности.

В комментируемой норме указано, что лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Следовательно, легально допускается кумуляция исключительного права, т.е. сосуществование нескольких прав на один и тот же объект, что в принципе не присуще классическому исключительному праву. Именно указание на самостоятельность нескольких исключительных прав на один и тот же секрет производства приводит к деперсонализации права на секрет производства, вследствие чего теряется, а точнее изначально отсутствует, эффект исключительности этого права, т.е. монополии правообладателя. Как известно, признак персонализации (т.е. принадлежность исключительного права конкретному лицу или взаимозависимым лицам) - это один из важных признаков исключительного права. Собственно говоря, благодаря этому признаку исключительное право получило свое название.

Другой комментарий к статье 1466 Гражданского Кодекса РФ

1. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ впервые закрепила режим исключительных прав на секреты производства (ноу-хау). В соответствии со ст. 1226 Кодекса интеллектуальные права охватывают личные неимущественные права, исключительное право и иные интеллектуальные права.

Личные неимущественные права распространяются не на все объекты интеллектуальных прав, а лишь на те, которые созданы творческим трудом человека. Личные неимущественные права по общему правилу неотделимы от личности автора, исполнителя и не могут перейти к другим лицам. Спорной является возможность распространения на секреты производства (ноу-хау) личных неимущественных прав. Традиционно считалось, что у ноу-хау нет автора, а есть лишь разработчик. Как отмечает Э.П. Гаврилов, "секреты производства (ст. 1465) не относятся к результатам интеллектуальной деятельности, не знают фигуры автора" <1>. Комментируемая статья закрепляет исключительное право на секрет производства.

--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты производства // Хозяйство и право. 2007. N 10 // СПС "КП".

К иному выводу можно прийти, проанализировав норму абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, согласно которой в случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец будет принадлежать работнику. Согласно п. 6 Указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" материалы заявок на выдачу патентов на изобретения до их публикации относятся к разряду конфиденциальной информации, известной автору, в связи с чем личные неимущественные права (например, право авторства, право на подачу заявки <1>) присущи и авторам ноу-хау.

--------------------------------
<1> Право на подачу заявки (право на получение патента) не всегда однозначно трактуется как личное неимущественное или имущественное право (например, В.О. Калятин рассматривает его как личное неимущественное право в работе: Интеллектуальная собственность (исключительные права). С. 252; А.П. Сергеев характеризует его как исключительное право в работе: Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 501). В части четвертой ГК РФ это право не отнесено к разряду исключительных (п. 2, 3 ст. 1345), но при этом является оборотоспособным. Во всяком случае оно может быть предметом сделок в отличие от других личных неимущественных прав, что дает возможность определять правовую природу данного права как имущественного. В то же время признание его таковым порождает сомнения относительно неимущественной природы права на обнародование, характерного для авторского права. В судебной практике возникают проблемы, связанные с оформлением права на заявку (на получение патента) в качестве имущественного права, в частности при составлении разделительного баланса в связи с реорганизацией юридических лиц // Постановление ФАС Московского округа от 1 июня 2005 г. N КГ-А40/4309-05.

Несмотря на то что на секреты производства (ноу-хау) в соответствии с гл. 75 ГК РФ распространяется режим исключительных прав, относить данный объект к объектам исключительных прав можно весьма условно в силу специфики объекта, по существу представляющего собой информацию, на которую распространяется фактическая монополия, обусловленная признаком неизвестности, что не характерно для объектов исключительных прав. Для охраны секретов производства (ноу-хау) в науке предлагаются и иные правовые режимы, в частности охрана с использованием норм законодательства о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности <1>, законодательства о коммерческой тайне и др.

--------------------------------
<1> Еременко В.И. Конкурентное право Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

Основным доводом против закрепления режима исключительных прав в отношении секретов производства (ноу-хау) видится наличие неопределенности объекта, невозможности его безусловного обособления относительно других объектов, отсутствия механизма такого обособления. У разработчика ноу-хау не может быть объективных оснований считать ноу-хау обладающим признаками, предусмотренными ст. 1465 ГК РФ, а именно, что ноу-хау неизвестно третьим лицам. Оно может быть создано другим лицом и может быть известно третьим лицам в пределах Российской Федерации или за рубежом, но сам разработчик может об этом не знать. Эти обстоятельства не устанавливаются объективно и в принципе могут быть подтверждены только при рассмотрении спора судом, который сможет установить, что данная информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, у третьих лиц нет к ней свободного доступа на законном основании и в отношении нее обладателем введен режим коммерческой тайны. Таким образом, вовлечение ноу-хау в договорные отношения построено на достаточно субъективной оценке сторонами договора характеристик ноу-хау.

Объективное определение неизвестности ноу-хау третьим лицам, что представляет собой признак новизны, со стороны государства, а также признание его объектом исключительных прав должно осуществляться государством в силу установленных им критериев. О необходимости определения новизны свидетельствует и судебная практика. Так, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. N 3225/96 было отмечено, что для целей бухгалтерского учета и налогообложения коммерческая информация (тайна), вносимая в качестве вклада в уставный капитал, должна обладать признаками объекта интеллектуальной собственности <1>, учитывая творческий характер деятельности, в результате которой создается объект, и его новизну. В отношении патентоспособной информации определить новизну (объективную неизвестность) могут федеральные органы исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности. При этом должно быть соблюдено условие о конфиденциальности и недопустимости публикации соответствующих сведений. Но это лишь узкий круг той информации, которая обладает признаками секрета производства (ноу-хау). Сохранение патентоспособной информации в качестве ноу-хау имеет ряд оснований, в частности это дорогостоящая и длительная процедура патентования, нежелание разглашать информацию, неуверенность в ее патентоспособности и т.д. Так, по мнению Е.А. Ливадного, "почти все результаты интеллектуальной деятельности (за исключением общедоступных), используемые при производстве и в гражданском обороте продукции военного назначения, охраняются именно в режиме ноу-хау или коммерческой тайны" <2>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 24 декабря 1996 г. N 3225/96 // Вестник ВАС РФ. 1997. N 5.
<2> Ливадный Е.А. Интеллектуальная собственность в сфере военно-технического сотрудничества // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. N 1. С. 38.

В отношении секретов производства (ноу-хау) видится более целесообразным использование не режима исключительных прав, поскольку государством не может быть установлена легальная монополия в силу содержательного характера ноу-хау, критерии обособления которого не могут быть четко определены, а особого режима - в силу фактической монополии, обеспечиваемой специальными мерами защиты, предусмотренными законодательством о коммерческой тайне. Порядок и условия защиты коммерческой тайны как особого объекта гражданских прав предусматриваются в законодательстве Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Нидерландов, Таиланда, Франции, Чехии, Японии и других государств <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства об охране коммерческой тайны в кн.: Борисова Л.Н., Ларионова В.А. Расширенный экономико-правовой комментарий к Федеральному закону от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (постатейный) (работа подготовлена для СПС "КП", 2006).

2. Исключительное право на секрет производства включает в себя использование любым не противоречащим закону способом. Распоряжение исключительным правом на секрет производства охватывает договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры, договоры залога и др. Кроме того, секреты производства (ноу-хау) могут входить в состав собственности предприятия, в связи с чем исключительное право на секрет производства может быть включено в договоры продажи, аренды и другие сделки с предприятиями.

3. Особенностью исключительного права на секрет производства является возможность обладания им нескольких лиц, ставших добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателями сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, что соответствует п. 4 ст. 1229 ГК РФ, согласно которой самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности могут одновременно принадлежать разным лицам. При этом использование и распоряжение исключительным правом осуществляются каждым из правообладателей индивидуально. При этом исключительное право на секрет производства (ноу-хау) может принадлежать нескольким лицам совместно (например, совместная разработка секрета производства), что предполагает возможность использования секрета производства каждым из правообладателей, а распоряжения им - совместно.

Комментарии и консультации юристов по ст 1466 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1466 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.