Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение

1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Переход исключительного права по договору об отчуждении патента, предоставление права использования секретного изобретения по лицензионному договору подлежат государственной регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1366 и пунктом 1 статьи 1368 настоящего Кодекса.

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется.

5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего Кодекса, а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.

6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.

Комментарий к статье 1405 ГК РФ

1. Комментируемая статья - одна из ключевых и в то же время одна из самых противоречивых статей в сфере правовой охраны и использования секретных изобретений.

Законодатель, думается, ошибочно применил в отношении секретных изобретений конструкцию исключительного права, которое является основой легальной монополии патентообладателя на несекретное (обычное) изобретение. Снова для России избран свой особый путь, поскольку в мировой практике такие законодательные решения отсутствуют.

В тех государствах, законодательства которых предусматривают выдачу секретных патентов, их действие фактически приостанавливается на период засекречивания секретного изобретения. Обладатель секретного патента практически лишен права распоряжения своим секретным изобретением.

Как указано, например, в ст. 7 вышеупомянутого Закона Дании о секретных патентах от 27 января 1960 г. N 18, права, вытекающие из секретных патентов, не могут быть переданы третьим лицам на основании договора или посредством другого правового акта без разрешения министра обороны.

Смысл выдачи секретного патента заключается в его преобразовании в обычный патент после рассекречивания изобретения. Плата за засекречивание изобретения - денежная компенсация обладателю секретного патента. Такие компенсационные меры в пользу правообладателей широко распространены в мировой патентной практике (см., например, параграф 183 Патентного закона США).

Однако норма о компенсации за засекречивание не включена в ГК РФ, а взамен был избран, на мой взгляд, сомнительный путь введения "рынка" секретных изобретений.

2. Пункт 1 комментируемой статьи распространяет действия положений законодательства о государственной тайне на отношения по использованию секретного изобретения и по распоряжению исключительным правом.

Комментируемая норма, по сути, выхолащивает содержание традиционного исключительного права, так как правомочия патентообладателя по использованию и распоряжению (позитивная функция исключительного права) и по запрету третьим лицам использовать запатентованные изобретения (негативная функция исключительного права) могут быть реализованы только с разрешения органов государственной власти, в распоряжении которых находятся секретные изобретения.

Она переводит исключительное право на изобретение из сферы частного права в сферу публичного права с неизбежной при этом трансформацией его содержания.

О таком выводе недвусмысленно свидетельствуют, в частности, положения ст. 16 и 17 Закона о государственной тайне, в которых регламентированы, соответственно, взаимные передачи сведений, составляющих государственную тайну, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, и передача сведений, составляющих государственную тайну, в связи с выполнением совместных и других работ.

Указанные виды распоряжения сведениями, составляющими государственную тайну (в том числе, естественно, и секретными изобретениями), осуществляется только с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

Поэтому право, вытекающее из секретного изобретения, нельзя признать исключительным даже условно. Скорее всего, это квазиисключительное право, являющееся функцией фактической монополии, основанное на системе защиты государственной тайны.

3. Норма о необходимости соблюдения законодательства о государственной тайне при использовании секретного изобретения и распоряжении исключительным правом на секретное изобретение имеет важные практические последствия для патентообладателей.

Отсутствие в ГК РФ нормы о денежной компенсации за засекречивание изобретения не лишает патентообладателя возможности воспользоваться нормой ст. 10 Закона о государственной тайне, согласно которой материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых в договоре между органом государственной власти, в распоряжение которого переходит эта информация, и ее собственником.

Представляется вполне логичным применение указанной нормы по крайней мере в тех случаях, когда патентообладатель не извлекает прибыли от использования или распоряжения своим секретным изобретением, в частности не заключает лицензионные договоры на использование секретного изобретения.

4. В пункте 2 комментируемой статьи предусматривается, что договор об отчуждении патента, а также лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежат регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По сравнению с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 2 ст. 30.6 Патентного закона РФ) комментируемый пункт дополнен договором об отчуждении патента (ранее - договор уступки патента), однако лишился нормы о том, что без указанной регистрации соответствующий договор (ранее - лицензионный договор) считается недействительным.

Следует полагать, что и в настоящее время договор об отчуждении патента и лицензионный договор без их регистрации должны считаться недействительными, поскольку аналогичное правило предусмотрено по таким договорам в отношении несекретных изобретений.

Представляется весьма сомнительным правомочие федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (даже теоретически) регистрировать в отсутствие правопреемников уполномоченных органов договоры об отчуждении и лицензионные договоры на использование запатентованного секретного изобретения, особенно такой степени секретности, как "особой важности" или "совершенно секретно".

Указанное правомочие противоречит положениям ст. 19 Закона о государственной тайне, о защите сведений, составляющих государственную тайну, при изменении функций субъектов правоотношений.

Так, органы государственной власти, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций или прекращения работ с использованием таких сведений обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну (т.е. секретные заявки и патенты), в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику органа государственной власти;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Следовательно, регистрация договоров (об отчуждении и лицензионных) в рамках федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, при отсутствии правопреемников уполномоченных органов, возможна только по соответствующему указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

5. Фактическая монополия, основанная на системе защиты государственной тайны, по своему определению не должна допускать каких-либо действий по раскрытию секретных изобретений.

Поэтому вполне логичной выглядит норма п. 3 комментируемой статьи, согласно которой не допускается публичное предложение заключить договор об отчуждении патента (см. комментарий к п. 1 ст. 1366 ГК РФ) и заявление об открытой лицензии на изобретение (см. комментарий к п. 1 ст. 1368 ГК РФ) как изъятие из общего режима правового регулирования, поскольку продекларированное законодателем исключительное право на секретное изобретение может действовать только в режиме засекреченности.

6. Сказанное выше действительно также в отношении изъятия института принудительной лицензии (см. комментарий к ст. 1362 ГК РФ) в отношении запатентованного секретного изобретения, предусмотренного п. 4 комментируемой статьи, поскольку режим засекречивания не совместим с открытым публичным характером института принудительного лицензирования.

7. Декларативный характер исключительного права на секретное изобретение предопределил содержание п. 5 комментируемой статьи, который посвящен особенностям нарушения исключительного права на секретное изобретение.

Установлено, что не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные ст. 1359 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье), а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.

Особенно искусственной выглядит конструкция исключительного права на секретное изобретение в свете отсылки к ст. 1359 ГК РФ, в которой приведен перечень изъятий из действия исключительного права на обычное изобретение. Например, выходят за рамки разумного восприятия положения об использовании секретного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд либо о разовом изготовлении в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием секретного изобретения.

Законом установлена презумпция невиновности в нарушении патента на секретное изобретение лица, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение, т.е., по общему правилу, не имело доступа к секретному изобретению.

Следовательно, исходя из смысла комментируемого пункта, до момента рассекречивания изобретения контрафакторами (т.е. нарушителями патента) могут признаваться только те лица, которые имели доступ к секретному изобретению и без разрешения патентообладателя его использовали, как это предусмотрено законом (см. комментарии к ст. 1229 и 1358 ГК РФ).

Кроме того, следует иметь в виду, что основным видом ограничений прав обладателей секретных изобретений объективно являются акты органов государственной власти, в распоряжении которых по смыслу Закона о государственной тайне находятся сведения, составляющие государственную тайну, в том числе секретные изобретения.

После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение указанное лицо должно прекратить использование запатентованного изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ).

Относительно указанной нормы целесообразно высказать ряд замечаний. Во-первых, законодателем не предусмотрен механизм рассекречивания изобретений. По общему правилу, рассекречивание изобретения сопровождается преобразованием его в обычный патент, как это предусмотрено в законодательствах государств с развитым правопорядком. Во-вторых, без преобразования патента на секретное изобретение в обычный патент теряет смысл "уведомление указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение". Вполне очевидно, что нельзя уведомлять о несуществующем факте, во всяком случае до даты выдачи обычного патента.

8. Действие исключительного права на секретное изобретение обусловлено уплатой годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Такой вывод вытекает из Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права использования наименования мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (СЗ РФ. 1993. N 34. Ст. 3182). Подпункт "л" пункта 1 указанного Положения устанавливает, что за патентование изобретений, в том числе секретных (изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну), взимаются патентные пошлины, включая пошлины за поддержание в силе патента Российской Федерации на изобретение.

Отсутствие денежной компенсации за засекречивание изобретения и обязанность уплачивать патентные пошлины за поддержание в силе патента на секретное изобретение ставят патентообладателя в невыгодное финансовое положение.

9. В пункте 6 комментируемой статьи установлено новое, по сравнению со ст. 30.6 ранее действовавшего Патентного закона РФ, правило, согласно которому обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.

Комментируемая норма, имеющая явно выраженный императивный характер, исключает возможность заключения договора залога в отношении исключительного права на секретное изобретение, поскольку залог потенциально связан с отчуждением предмета залога (как известно, заложить можно лишь тот предмет, который может быть отчужден).

В принципе комментируемая норма является исключением из общего правила о допустимости залога исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (см. комментарий к ст. 1232 ГК РФ).

Другой комментарий к статье 1405 Гражданского Кодекса РФ

1. При использовании запатентованного секретного изобретения патентообладатель должен учитывать, что согласно положениям ст. 9 и 10 Закона о государственной тайне информация об изобретении, признанном в установленном порядке секретным, переходит в распоряжение органа государственной власти, руководитель которого принял решение о ее засекречивании. Кроме того, ст. 24 указанного Закона предусматривает возможность временного ограничения прав лиц, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование изобретений, содержащих такие сведения.

2. Изменения коснулись обстоятельства, когда государственной регистрации подлежит, например, не договор об отчуждении патента, а непосредственно само отчуждение исключительного права, в рамках которого исключительное право по сути "переходит" от одного лица к другому.

В настоящее время такими органами являются федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и соответствующий уполномоченный орган. Учитывая, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и отчуждении исключительного права, поскольку при этом неизбежно происходит передача сведений об изобретении.

3. Подача заявления об открытой лицензии или публичное предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на изобретение вступали бы в противоречие с установленными законодательством о государственной тайне ограничениями передачи соответствующих сведений, так как данные заявление и предложение предполагают передачу сведений об изобретении любому лицу. Кроме того, такие заявления и предложения не могли бы быть опубликованы, поскольку ГК РФ запрещает публикацию сведений о заявке и патенте на секретное изобретение.

4. Изъятие института принудительной лицензии касательно запатентованного секретного изобретения продиктовано тем, что в отношении секретных изобретений соображения сохранения государственной тайны превалируют над доводами наполнения рынка соответствующим товаром. Вместе с тем следует отметить, что в отношении запатентованных секретных изобретений сохраняется предусмотренное ст. 1360 ГК РФ право Правительства РФ разрешить использование изобретения в интересах обороны и безопасности без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

5. Свои особенности присущи трактовке нарушения исключительного права обладателя патента на секретное изобретение. С одной стороны, как и для обычных изобретений, не являются нарушением данного права те же действия, которые предусмотрены ст. 1359 ГК РФ. С другой стороны, не является нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое именно вследствие применения режима секретности не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.

Иное отношение к поведению указанного лица предусматривается п. 5 комментируемой статьи после рассекречивания изобретения или уведомления пользователя патентообладателем о наличии патента на данное изобретение. В подобных случаях пользователь должен прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор.

Единственное исключение сделано для случаев преждепользования. Как и для лиц, использовавших обычные изобретения, для лица, которое до даты приоритета секретного изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.

Лица, которые на законных основаниях не имеют доступа к информации о патентах на секретные изобретения, являются (в случае, если они, например, совершают действия, которые попадают в сферу действия исключительного права обладателя патента на секретное изобретение) "невиновными нарушителями". Учитывая установленные законодательством ограничения на передачу сведений о секретных изобретениях, до рассекречивания запатентованного изобретения нарушителями могут являться только те лица, которые на законных основаниях имели доступ к сведениям о выданном патенте и использовали запатентованное изобретение без согласия патентообладателя в нарушение положений настоящего Кодекса. После рассекречивания изобретения или ознакомления с ним в установленном Законом о государственной тайне порядке "невиновный нарушитель" несет ответственность только за последующие действия, но не за те, которые он совершал до рассекречивания (ознакомления).

6. Учитывая, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и отчуждении исключительного права на изобретение, поскольку при этом неизбежно происходит передача сведений об изобретении.

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 (с изменениями от 3 марта 2012 г. N 183) утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (далее - Правила). Настоящие Правила применяются к договорам об отчуждении исключительного права на секретное изобретение и лицензионным договорам на использование секретного изобретения в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

В развитие данного нормативного правового акта разработан Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, который также предусматривает, что в отношении секретных изобретений в соответствии с п. 2 комментируемой статьи подлежат регистрации договор об отчуждении патента, а также лицензионный (сублицензионный) договор на использование секретного изобретения. При этом использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне (см. п. 9.9.12 Административного регламента).

К договорам в отношении секретных изобретений применяются требования п. 9.9 вышеназванного Административного регламента.

Для государственной регистрации в Роспатент согласно требованиям указанных Правил и Административного регламента представляются:

а) заявление о государственной регистрации по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности;

б) договор в двух экземплярах;

в) копия договора (незаверенная).

Заявление и прилагаемые к нему документы в случае содержания в них сведений, составляющих государственную тайну, подаются в Роспатент с использованием средств специальной связи и через структурные подразделения органов государственной власти, учреждений, организаций, предприятий по защите государственной тайны.

Заявление подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие на отчуждение исключительного права на секретное изобретение, предоставление права использования секретного изобретения, изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

В соответствии с положениями вышеназванных Правил и Административного регламента для государственной регистрации досрочного расторжения зарегистрированного договора в одностороннем порядке гражданин или юридическое лицо, являющиеся сторонами договора, или их представитель подают заявление о государственной регистрации по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к указанным документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда.

Следует отметить, что в Роспатент должны представляться подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии, не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

Если документ имеет более одного листа, листы документа должны быть прошиты и пронумерованы. Соответствующие документы должны иметь подписи сторон или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц. Наименования юридических лиц должны быть даны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть указаны полностью.

В отношении государственной регистрации договоров и изменений, касающихся существенных условий зарегистрированных договоров, расторжения зарегистрированных договоров, а также перехода исключительного права без договора, Роспатентом на основании вышеназванных Правил и Административного регламента будут осуществлены необходимые юридически значимые действия в случае, если:

а) документы представлены в отношении зарегистрированного секретного изобретения, правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

б) сведения о патентообладателе, предмете договора (номер патента, объем правовой охраны) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в государственном реестре;

в) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секретное изобретение имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;

г) в договоре не содержится внутренних противоречий;

д) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав;

е) при расторжении договора в одностороннем порядке, если в договоре содержится положение о возможности такого порядка расторжения договора.

В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая его полномочия.

По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации Роспатент осуществляет государственную регистрацию договора, изменения, расторжения зарегистрированного договора или отказывает в такой регистрации. Рассмотрение заявления о государственной регистрации, регистрация (или отказ в регистрации) и уведомление заявителя осуществляются в двухмесячный срок со дня поступления документов. В случае отказа в государственной регистрации договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляется об этом с указанием причин.

В случае удовлетворения заявления о государственной регистрации соответствующие сведения вносятся в государственный реестр.

При отказе в удовлетворении заявления о регистрации заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации с указанием оснований для отказа. В случае отказа в регистрации договора, изменения или расторжения договора по соглашению сторон заявителю возвращаются два подлинных экземпляра договора или выписки из договора, содержащей его существенные условия, соглашения об изменении или расторжении договора. При отказе в регистрации договора, изменения или расторжения договора в отношении секретного изобретения заявителю также возвращается документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию.

7. Настоящий Кодекс не допускает обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, по обязательствам его обладателя, поскольку распространение таких сведений может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Комментарии и консультации юристов по ст 1405 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1405 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.