Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 настоящей статьи.Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.

5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393). (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1398 ГК РФ

1. Параграф 6 гл. 72 ГК РФ, в котором регулируются вопросы прекращения и восстановления действия патента, практически повторяет по количеству статей, их названию и содержанию положения раздела VI ранее действовавшего Патентного закона РФ.

Комментируемая статья, в которой установлены общие правила признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в целом соответствует ст. 29 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

2. В пункте 1 комментируемой статьи закреплен исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным полностью или частично патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия.

Исчерпывающий или закрытый перечень оснований для признания недействительным патента означает, что никакие другие обстоятельства не могут приниматься во внимание при оспаривании патента. Так, например, недостаточная полнота описания изобретения или описания полезной модели не может напрямую привести к признанию недействительным патента, хотя соответствующие требования и закреплены в ст. 1375 и 1376 ГК РФ.

Примечательно, что упомянутое требование квалифицируется в качестве основания для аннулирования патента согласно патентным законодательствам большинства государств с развитым правопорядком.

Патенты могут быть признаны недействительными в течение сроков их действия, которые установлены в ст. 1363 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Патенты могут быть признаны недействительными полностью или частично. В первом случае действие исключительного права, подтвержденного патентом, прекращается в полном объеме, т.е. в объеме формулы изобретения или формулы полезной модели либо в объеме существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Во втором случае в формулу изобретения, в формулу полезной модели или в перечень существенных признаков промышленного образца могут быть внесены изменения, устраняющие причины, послужившие основанием для вывода о недействительности патента и приводящие к сужению объема охраны, с которой будет продолжено действие соответствующего патента (как правило, это исключение одного или нескольких пунктов формулы либо одного или нескольких существенных признаков).

Как установлено в абзаце втором п. 3 комментируемой статьи, в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

3. В подпунктах 1 - 4 п. 1 данной статьи предусмотрены основания, по которым патент может быть признан недействительным.

Первое из этих оснований (и наиболее распространенное) - несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности (см. комментарии к ст. 1350, 1351 и 1352 ГК РФ).

Патент также признается недействительным в случае наличия в формуле изобретения (полезной модели) либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия. Это так называемый случай расширения объема правовой охраны по сравнению с первоначальным объемом, который также широко известен в патентной практике различных государств.

Третье основание недействительности патента появилось в российском патентном законодательстве сравнительно недавно, в результате внесения изменений в Патентный закон РФ в 2003 г. Оно касается выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ (см. комментарий к ней), положения которой направлены на исключение случаев "двойного" патентования, т.е. выдачи нескольких патентов на одинаковые результаты интеллектуальной деятельности.

Четвертое основание недействительности патента относится к выдаче патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ (в частности ст. 1228, 1347, 1348, 1356, 1357, 1374), или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

4. В пункте 2 комментируемой статьи определены основания, по которым могут быть оспорены факты выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в досудебном (административном) порядке и в судебном порядке.

Из редакции данного пункта явным образом не следует, что по определенной категории дел сначала необходимо пройти административный путь оспаривания, а затем, в случае получения неприемлемого решения административного органа, оспаривать это решение в судебном порядке.

Толкование комментируемого пункта приводит к заключению, что в нем определены категории дел, которые могут рассматриваться как в административном, так и в судебном порядке, и категория дел, которые могут рассматриваться только в судебном порядке.

Следовательно, административный порядок рассмотрения споров (путем подачи возражения в палату по патентным спорам) допускается в отношении споров о несоответствии изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, о наличии в формуле изобретения (полезной модели) либо в перечне существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальной заявке, о выдаче патента с нарушением условий кумуляции (совмещения) правовой охраны. Вполне естественно, что решения палаты по патентным спорам по указанной категории дел могут быть оспорены в суде.

О соотношении административного и судебного порядков рассмотрения споров, связанных с защитой патентных прав, указано в ст. 1406 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Споры о неправильном указании в патенте автора или патентообладателя подведомственны только судам.

Субъектами права оспаривания фактов выдачи патента по всем указанным выше основаниям могут быть любые лица, которым стало известно о существующих нарушениях.

5. В пункте 3 комментируемой статьи определены компетентные органы, которые правомочны выносить решения о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец: федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ либо суды общей юрисдикции или арбитражные суды.

Систематическое толкование п. 2 и 3 комментируемой статьи приводит к интересным выводам относительно принятия решений о недействительности патентов в административном порядке. Подача возражений против выдачи патентов и их рассмотрение происходит в палате по патентным спорам, а решения о признании патентов недействительными принимаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Иными словами, указанный федеральный орган, на решения которого о выдаче патентов подаются возражения в палату по патентным спорам, принимает решения относительно своих предыдущих решений.

В принципе мало что изменилось по сравнению с ранее действовавшим законодательством (п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ), когда прямо было записано, что решение палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Такое не вполне нормальное положение сложилось в результате того, что палата по патентным спорам является подведомственной организацией указанного федерального органа.

В пункте 3 ст. 1248 ГК РФ предусмотрено, что правила рассмотрения и разрешения указанной категории споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности И ОБРАЗУЕМОЙ ПРИ НЕМ ПАЛАТОЙ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ (выделено авт. - В.Е.) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Вполне очевидно, что палата по патентным спорам сможет играть роль квазисудебного органа по рассмотрению споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, при условии, что она станет независимой от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности административной структурой.

6. В абзаце первом п. 4 комментируемой статьи закреплено правило о том, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент, т.е. аннулирование патента имеет обратную силу.

Четкое указание на отправную точку аннулирования патента имеет важное значение, поскольку снимает все спорные вопросы относительно момента, с которого прекращается действие патента вследствие признания его недействительным, хотя норма об аннулировании патента полностью или частично по причине признания его недействительным имелась в ранее действовавшем патентном законодательстве (п. 3 ст. 29 Патентного закона РФ).

7. Норма абзаца второго п. 4 комментируемой статьи о том, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, является нововведением в ГК РФ. Вполне очевидно, что указанная норма будет способствовать стабильности и правовой определенности во взаимоотношениях сторон лицензионного договора.

По сути, данная норма является исключением из правила, предусмотренного абзацем первым п. 4 комментируемой статьи, об обратной силе аннулирования признанного недействительным патента.

Однако указание в этой норме только лицензионного договора порождает сомнения относительно статуса остальных договоров, заключенных на основе патента, в частности договора отчуждения исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, договора коммерческой концессии, договора залога исключительных прав.

Такие сомнения усиливаются в результате анализа некоторых статей ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права, применяются, в частности, общие положения о договоре (ст. 420 - 453), а согласно п. 2 ст. 420 ГК РФ к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных главой 9 ГК РФ. В упомянутой главе имеется параграф 2, посвященный недействительности сделок, в частности устанавливается, что недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения.

8. В новом, по сравнению с ранее действовавшим патентным законодательством Российской Федерации, п. 5 комментируемой статьи предусматривается, что признание патента недействительным влечет за собой отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (см. комментарий к ст. 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (см. комментарий к п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Предполагается, что указанные последствия признания патента недействительным в результате судебного акта наступают автоматически, т.е. указанный федеральный орган выполняет соответствующие судебные решения незамедлительно, без необходимости возбуждения исполнительного производства.

Другой комментарий к статье 1398 Гражданского Кодекса РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи, как и в ранее действовавшей норме, приведен исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным (полностью или частично) патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее - объект патентных прав). Другими словами, иные нарушения настоящего Кодекса, в случае если они имели место, не являются основаниями для невыдачи патента.

Интересной выглядит позиция высших судебных инстанций по вопросам, возникшим в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ, а именно положений комментируемой статьи, которая нашла свое отражение в Постановлении Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. Так, например, п. 2.3 данного Постановления предписывает, что в случае рассмотрения возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием патента недействительным.

По сравнению с прежней редакцией п. 1 комментируемой статьи законодатель дополнил перечень, приведенный в настоящей статье, новыми основаниями. Прежде всего это касается основания, приведенного в подп. 1, содержащем ссылки на ст. 1349 и 1231.1 настоящего Кодекса.

Так, ст. 1349 ГК РФ содержит определение понятия "объект патентного права", а также перечень решений, которые не могут быть объектами патентных прав. Однако при экспертизе заявок на объекты патентных прав, содержание которой регламентировано соответственно ст. 1386, 1390, 1391 настоящего Кодекса, проверка соответствия требованиям, установленным ст. 1349 ГК РФ, не предусмотрена. В этой связи разработчиками предложено дополнить п. 1 новым основанием для признания патента недействительным.

В результате введения данной новации патент может быть признан недействительным полностью или частично не только при несоответствии объекта патентных прав условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, но и в случаях, когда такой объект не соответствует требованиям п. 4 ст. 1349 ГК РФ (с учетом внесенных в него изменений), которым прямо установлено, что не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека и его клон; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Уточнение связано с наличием в ГК РФ требований (п. 4 ст. 1349), являющихся по существу дополнительными условиями патентоспособности объектов патентных прав. При этом требования указанного пункта конкретизируют не столько технические решения, сколько результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. Такая конкретизация, безусловно, может быть расценена как инструмент раскрытия методологического подхода к вопросам нарушения принципов морали и этики.

Широко известно, что практически все цивилизованные страны мира имеют запрет на патентную охрану технических решений, приводящих к клонированию человека. Существует ряд международных документов, устанавливающих такой запрет, например Дополнительный протокол о запрете клонирования человека 1998 г. к Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине 1996 г. В России также был введен мораторий на исследования в области клонирования человека, утвержденный специальным Федеральным законом от 20 мая 2002 г. N 54-ФЗ "О временном запрете на клонирование человека". Внесение дополнения в п. 4 ст. 1349 ГК РФ относительно клона человека фактически подтверждает позицию Российского государства по указанному вопросу. Естественно, встает вопрос: что понимается под клонированием человека? На этот вопрос есть ответ в тексте моратория. Под клонированием понимается "создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека".

Таким образом, техническое решение, основанное на указанной методике, т.е. репродуктивное клонирование человека, равно как и сам клон человека, не имеет патентной охраны в Российской Федерации. Введение указанной поправки, безусловно, потребует от федерального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности разработки детальных методологических подходов к анализу поданных на выдачу патента на изобретение заявок, относящихся к указанным объектам, а также к рассмотрению дел в административном порядке по признанию такого патента недействительным.

Кроме того, патент на объект патентных прав может быть признан недействительным полностью или частично в случае, если промышленный образец содержит символы и знаки, воспроизводящие или имитирующие государственные символы и знаки, в частности: флаги, гербы, ордена, денежные знаки; сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; а также официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, их узнаваемые части или имитации.

Нельзя также не отметить, что отказ от термина "художественно-конструкторское" (решение) вызван прежде всего тем, что сам термин "конструирование" в большей степени характеризует изобретательское творчество, нежели творчество дизайнеров. Поэтому, например, термин "конструирование" применяется в настоящее время условно, когда речь идет об охране решений печатной и издательской продукции.

Таким образом, введение термина "дизайн" направлено на гармонизацию российского законодательства с законодательством ЕС (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs // The European Parliament and the Council of The European Union) <1> и на выполнение Россией обязательств, принятых ею после подписания Соглашения о партнерстве с ЕС.

--------------------------------
<1> //oami.eu.int/en/design/propdir.htm

2. Норма подп. 2 п. 1 рассматриваемой статьи также является новеллой и содержит основание для признания патента на объект патентных прав недействительным полностью или частично в случае несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели.

Как известно, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В свою очередь технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В настоящее время требование раскрытия сущности изобретения сформулировано в подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, устанавливающем, что заявка на изобретение должна содержать "описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники".

Требование раскрытия сущности полезной модели изложено в подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ, согласно которому заявка на полезную модель должна содержать "описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники".

Содержание норм ст. 1375 и 1376 ГК РФ направлено на гармонизацию со ст. 83 Европейской патентной конвенции (раскрытие изобретения), предусматривающей, что "европейская патентная заявка должна раскрывать изобретение достаточно четко и полно для осуществления изобретения специалистом в данной области" <1>. В целом вводимые уточнения вызваны потребностями правоприменительной практики в связи с увеличившимся поступлением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявок, основанных на знаниях, не подтвержденных официальной наукой, и, по мнению разработчиков, введенная новация должна гарантировать соблюдение прав и законных интересов третьих лиц.

--------------------------------
<1> //www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar83.html

3. Еще одной новеллой является подп. 3 п. 1 анализируемой статьи, содержащий основание для признания патента на объект патентных прав недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Действительно, п. 2 ст. 1378 настоящего Кодекса устанавливает, что дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в случае, если они содержат, например, иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель; либо признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 или подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки; либо указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Так, например, признак, отраженный только на чертеже и внесенный в формулу изобретения на основании ст. 1378 ГК РФ, может в дальнейшем послужить основанием для опротестования патента. В качестве иллюстрации последствий такого несогласованного регулирования можно привести пример с заявкой на изобретение, где в формуле изобретения заявителем ошибочно было использовано понятие, не имеющее для специалиста смыслового содержания, - "конический многогранник". Вывод об отсутствии смыслового содержания основан на том, что в соответствии с определениями терминов, составляющих это понятие, грани у конической фигуры отсутствуют. На чертеже, содержащемся в документах заявки на дату ее подачи, элемент, охарактеризованный заявителем как "конический многогранник", был изображен в виде пирамиды. Согласно ст. 1378 настоящего Кодекса до принятия решения о выдаче патента данный признак формулы изобретения на основании чертежа может быть уточнен и патент может быть выдан с формулой изобретения, содержащей понятие "пирамида" вместо понятия "коническая призма". Однако, поскольку ошибка в терминологии имела место во всем тексте описания и формулы изобретения заявки, можно сделать вывод, что понятие "пирамида" отсутствовало в данных документах, что в соответствии со ст. 1398 ГК РФ является основанием для оспаривания патента в течение всего срока его действия.

Таким образом, действие, допустимое на стадии экспертизы, может повлечь самые негативные последствия для патентообладателя.

Второе основание, изложенное в подп. 3 п. 1 анализируемой статьи, предписывает, что патент на объект патентных прав может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки. Поскольку п. 3 ст. 1378 настоящего Кодекса устанавливает, что дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если они содержат изображения изделия, на которых представлен иной промышленный образец, не удовлетворяющий требованию единства промышленного образца в отношении промышленного образца или группы промышленных образцов, раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению; либо представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.

4. Из содержания нормы абз. 1 п. 2 комментируемой статьи следует, что уже не выдача патента, как это было предусмотрено ранее, а сам патент на объект патентных прав может быть оспорен любым лицом. При этом любое лицо вправе оспорить патент в течение срока его действия, установленного п. 1 - 3 ст. 1363 ГК РФ (что является новеллой), подав возражение непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (с целью рассмотрения и разрешения спора в административном порядке) по ставшим ему известным нарушениям, предусмотренным подп. 1 - 4 п. 1 настоящей статьи.

Это означает, что частью четвертой ГК РФ по-прежнему сохранен досудебный порядок защиты интеллектуальных прав (в том числе связанный с оспариванием предоставления объектам патентных прав правовой охраны или с ее прекращением), который осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (функции которого в настоящее время исполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности - Роспатент), решение которого вступает в силу со дня принятия и может быть оспорено в суде в установленном законом порядке (см. п. 2 ст. 1248 ГК РФ).

В настоящее время до вступления в силу соответствующего Административного регламента действуют Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56) в части, не противоречащей положениям части четвертой ГК РФ, а также Приказ Роспатента от 22 февраля 2008 г. N 32 "О деятельности коллегий палаты по патентным спорам", которым утверждены:

1) Положение о коллегиях палаты по патентным спорам;

2) Порядок работы коллегий палаты по патентным спорам;

3) Требования к решению коллегии палаты по патентным спорам;

4) формы решений коллегий палаты по патентным спорам;

5) форма решений Роспатента.

Данным документом также утвержден список специалистов, привлекаемых для участия в рассмотрении споров в административном порядке.

Из содержания п. 52 и 53 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. прямо следует, что решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде. При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным, только если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент.

Вносимое уточнение, а именно ссылка на п. 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, позволит в административном порядке оспаривать патенты, прекратившие свое действие досрочно, и тем самым разумно разрешать споры, связанные с выплатой вознаграждения по неправомерно выданным и прекратившим действие патентам. Уточнение не препятствует защите в судебном порядке законных прав и интересов физических и юридических лиц по истечении установленного Кодексом срока действия патента.

Абзац 2 п. 2 рассматриваемой статьи устанавливает правомочие любого лица оспорить в суде выдачу патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом (см. подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК). При этом любое лицо может оспорить патент в течение срока его действия, установленного п. 1 - 3 ст. 1363 настоящего Кодекса.

Абзац 3 п. 2 комментируемой статьи также является новеллой, определяющей, что заинтересованное лицо вправе оспорить патент и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абз. 1 и 2 п. 2 настоящей статьи.

В ГК РФ нельзя определить исчерпывающим образом перечень заинтересованных лиц, поскольку это зависит от конкретных обстоятельств. В целом термин "заинтересованное лицо" является оценочным, и в самом общем виде в гражданском праве он обозначает лицо, заинтересованное в совершении действий по причине возможного наступления выгодных для него материальных или иных последствий, а также лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются решениями, действиями (бездействием) соответствующих органов или третьих лиц.

Другими словами, заинтересованность означает наличие юридического и (или) фактического интереса к чему-либо. Поэтому, например, при рассмотрении спора в административном порядке заинтересованное лицо - это лицо, участвующее в рассмотрении дела и имеющее свой самостоятельный юридический интерес.

5. Пункт 3 комментируемой статьи также является новеллой. Данная норма соотносится со ст. 1379 ГК РФ, которая предусматривает возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель. В отличие от нормы ст. 1379 ГК РФ п. 3 комментируемой статьи позволяет провести преобразование не заявки на изобретение - в заявку на полезную модель, а патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный п. 1 ст. 1363 ГК РФ. Данное преобразование возможно только в период оспаривания патента на изобретение в административном порядке путем подачи заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом заявление может быть подано обладателем патента на изобретение. Удовлетворено данное заявление федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет только при соблюдении следующих условий: во-первых, в случае признания патента на изобретение недействительным полностью, а во-вторых, при соответствии полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным п. 4 ст. 1349, ст. 1351, подп. 2 п. 2 ст. 1376 Кодекса. Как уже отмечалось, требования п. 4 ст. 1349 являются по существу дополнительными условиями патентоспособности объектов патентных прав, в том числе полезной модели, норма ст. 1351 ГК РФ затрагивает условия патентоспособности полезной модели, а подп. 2 п. 2 ст. 1376 Кодекса касается описания полезной модели, раскрывающего ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. Одновременно законодатель установил, что в случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Заявление не будет удовлетворено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если, во-первых, патент был выдан по заявке, по которой заявитель, являющийся единственным автором изобретения, подал заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а во-вторых, если на день подачи заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель патентообладатель не отозвал свое заявление в соответствии с п. 3 ст. 1366 ГК РФ.

6. Следует подчеркнуть, что абз. 2 п. 4 комментируемой статьи устанавливает, что в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент. Однако в случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав продолжает действовать.

Новеллой является норма абз. 3 п. 4 этой же статьи, которая связана с положением ее п. 3, устанавливающего, что в случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.

7. Уточнение, изложенное в п. 5 комментируемой статьи, позволяет установить календарную дату (число, месяц, год), обозначающую конкретное событие (юридический факт), с которым закон связывает возникновение прав и обязанностей или фиксацию правовых результатов. В данном случае устанавливается не день, а дата, с которой будет аннулирован патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично. В целом и дата подачи заявки, и дата приоритета являются календарными датами, с которыми законодательство связывает возникновение правовых последствий. Аналогичный порядок исчисления сроков предусмотрен нормами международного и национального законодательства зарубежных ведомств (PCT, PLT, ЕПВ, ЕАПВ и т.д.).

8. Что касается п. 55 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., то суд, комментируя норму настоящей статьи (п. 6), устанавливает, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам следует исходить из следующего. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Из нормы п. 7 комментируемой статьи следует, что последствия признания патента недействительным означают отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Комментарии и консультации юристов по ст 1398 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1398 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.