Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в соответствии с Договором о патентной кооперации и в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления в указанный федеральный орган исполнительной власти заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается до истечения этого срока.Представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением содержащегося в международной заявке заявления на русском языке или перевода такого заявления на русский язык.Если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.Пропущенный заявителем срок представления указанных документов может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии указания причин его несоблюдения. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.
2. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 1385 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1396 ГК РФ

1. В комментируемой статье предусмотрены некоторые особенности рассмотрения международных заявок при переходе их на национальную фазу и евразийских заявок в случае их преобразования в российские заявки на изобретение.

Положения комментируемой статьи практически воспроизводят соответствующие положения ст. 37.1 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

2. В абзаце первом (первое предложение) п. 1 комментируемой статьи указан срок для перехода международной заявки в национальную фазу, по истечении которого начинается ее рассмотрение федеральными органами исполнительной власти по интеллектуальной собственности в качестве указанного ведомства или выбранного ведомства, если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы <1>.

--------------------------------
<1> По правилам PCT для обозначения национального патентного ведомства или регионального патентного ведомства, в котором заявитель желает использовать результаты международной предварительной экспертизы, используется термин "выбранное ведомство", который всегда совпадает с "указанным ведомством".

Такой срок равняется 31 месяцу со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета. Следует отметить, что в ст. 22 (1) и 39 (1) (a) указан 30-месячный срок для перехода на национальную (или региональную фазу) соответственно в указанных или выбранных ведомствах. Россия воспользовалась возможностью, которая предоставлена, соответственно, ст. 22 (3) и 39 (1) (b) PCT, установить срок, который истекает позже 30 месяцев с даты приоритета, что в целом благоприятно для заявителей.

3. Как правило, указанные или выбранные ведомства не проводят процедуру по международной заявке или экспертизу по этой заявке до истечения соответствующих сроков. Однако, как предусмотрено ст. 23 (2) и 40 (2) PCT, любое указанное или выбранное ведомство по специальной просьбе заявителя может в любое время провести процедуру по международной заявке или экспертизу по этой заявке.

Такая возможность предусмотрена абзацем первым (второе предложение) п. 1 комментируемой статьи при наличии одного из следующих условий:

- международная заявка была подана на русском языке;

- до истечения 31-месячного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представлен перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

4. В соответствии с правилом 49.5, установленным Инструкцией к Договору о патентной кооперации (PCT), перевод международной заявки должен содержать описание, формулу изобретения, любые надписи, относящиеся к чертежам, и реферат.

Что касается перевода заявления о выдаче патента, то каждое указанное ведомство может потребовать перевод заявления при переходе заявки на национальную фазу. Большинство из указанных ведомств не требует перевода заявления о выдаче патента.

В абзаце втором п. 1 комментируемой статьи указано, какой путь решения этой проблемы избрал российский законодатель: представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления о выдаче патента может быть заменено представлением предусмотренного ГК РФ заявления о выдаче патента, что для заявителей из зарубежных стран равнозначно требованию перевода на русский язык заявления о выдаче патента, содержащегося в международной заявке.

Для подготовки перевода заявления каждое указанное ведомство обязано бесплатно предоставить заявителю бланк заявлений на языке перевода, использование которого заявителем является факультативным.

5. В абзаце третьем п. 1 комментируемой статьи должны быть определены последствия невыполнения действий, необходимых для перехода на национальную фазу рассмотрения международной заявки.

К сожалению, редакция комментируемого абзаца не позволяет однозначно утверждать, какие не представленные в срок документы являются причиной прекращения действия международной заявки в отношении Российской Федерации. Буквальное прочтение предшествующих положений п. 1 комментируемой статьи наводит на мысль, что в нем говорится о представлении документов, необходимых для досрочного рассмотрения международной заявки по просьбе заявителя, что, естественно, не стыкуется с требованиями PCT.

Поэтому имеются все основания полагать, что в комментируемом абзаце речь идет о заявлении, содержащемся в международной заявке на русском языке, либо о заявлении о выдаче патента Российской Федерации. ГК РФ связывает начало рассмотрения заявки в указанном федеральном органе как по истечении 31 месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета, так и в случае ее досрочного рассмотрения по просьбе заявителя при представлении последним как минимум одного из упомянутого выше документов.

Кроме того, как указано в ст. 22 (1) и 39 (1) (a) PCT, заявитель уплачивает национальную пошлину, если таковая предусмотрена. Пошлина за перевод на национальную фазу международной заявки на изобретение, полезную модель предусмотрена подп. "а" п. 1 Положения о пошлинах за патентования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров, утвержденного Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 12 августа 1993 г. N 793 (САПП. 1993. N 34. Ст. 3182).

Следует также помнить о других требованиях PCT в отношении действий заявителя при переводе международной заявки на национальную фазу ее рассмотрения.

Прежде всего необходимо представление перевода международной заявки (описание изобретения, формула изобретения, любые надписи, относящиеся к чертежам, и реферат) в том случае, если язык, на котором она была подана или опубликована, не является языком, допустимым указанным ведомством.

Если заявитель переводит на национальную фазу рассмотрения международную заявку с формулой, измененной согласно ст. 19 PCT ("Изменение формулы изобретения в Международном бюро ВОИС"), необходимо представить перевод на русский язык измененной формулы изобретения одновременно с переводом на русский язык краткого объяснения относительно внесенных изменений, если заявитель прибегнул к такому объяснению.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы изобретения, описания изобретения и чертежей, внесенных ст. 34 (2) (b) PCT ("Процедура, применяемая органом международной предварительной экспертизы"), необходимо представить перевод на русский язык международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых органом международной предварительной экспертизы.

6. В абзаце четвертом п. 1 комментируемой статьи установлено, что предусмотренный п. 3 ст. 1378 ГК РФ срок для внесения изменений в документы заявки исчисляется со дня начала рассмотрения международной заявки федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с ГК РФ.

Сказанное означает, что заявитель освобождается от уплаты пошлины за внесение им по собственной инициативе изменений в документы международной заявки в течение двух месяцев со дня начала рассмотрения международной заявки указанным федеральным органом.

7. В пункте 2 комментируемой статьи определена точка отсчета особой процедуры рассмотрения евразийской заявки на изобретение, преобразованной в российскую заявку на изобретение: со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки.

Случаи, когда евразийские заявки могут быть преобразованы в национальные патентные заявки, указаны в ст. 16 Евразийской патентной конвенции (ЕАПК): отказ Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) в выдаче евразийского патента либо отказ в удовлетворении возражения, поданного заявителем против отказного решения ЕАПВ.

В целях преобразования евразийской заявки в национальную патентную заявку заявитель может подать в ЕАПВ ходатайство с указанием государств - участников ЕАПК, в которых он намерен получить патент по национальной процедуре. Срок подачи такого ходатайства составляет шесть месяцев с даты получения заявителем отказного решения ЕАПВ или уведомления ЕАПВ об отказе в удовлетворении возражения против отказного решения.

Преобразованная таким образом евразийская заявка приравнивается в каждом государстве - участнике ЕАПК к правильно оформленной национальной заявке, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка. Такая заявка проходит дальнейшую процедуру в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Как следует из комментируемого пункта, российский вариант преобразования евразийской заявки в национальную не обусловливает начало рассмотрения евразийской заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности с представлением документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за подачу заявки, которая может быть представлена заявителем после начала национальной процедуры.

Срок, предусмотренный п. 3 ст. 1378 ГК РФ (двухмесячный срок, в течение которого заявитель правомочен вносить в евразийскую заявку изменения по своей инициативе без уплаты патентной пошлины), также исчисляется с даты получения указанным федеральным органом заверенной копии евразийской заявки. Что касается других сроков (например, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу), то они исчисляются с даты подачи евразийской заявки, устанавливаемой в соответствии с положениями ЕАПК.

8. В пункте 3 комментируемой статьи указано, что публикация на русском языке международной заявки Международным бюро ВОИС в соответствии с PCT или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с ЕАПК заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную ст. 1385 ГК РФ.

Правило 48.3 Инструкции к PCT признает языками публикации международной заявки следующие языки: английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский и японский.

Публикация международной заявки на русском языке приравнивается к публикации сведений о заявке на изобретение согласно ст. 1385 ГК РФ со всеми вытекающими из этого факта юридическими последствиями (например, право любого лица на ознакомление с документами заявки).

Согласно ст. 15 (4) ЕАПК евразийская заявка публикуется Евразийским патентным ведомством вместе с отчетом о поиске незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты приоритета и, поскольку в соответствии со ст. 2 (6) ЕАПК официальным языком Евразийской патентной организации является русский язык, такая публикация всегда осуществляется на русском языке.

Приравнивание публикации евразийской заявки к публикации сведений о российской заявке имеет практический смысл в случае преобразования евразийской заявки в заявку на выдачу российского патента.

Другой комментарий к статье 1396 Гражданского Кодекса РФ

1. Процедура прохождения международной заявки в соответствии с Договором PCT предусматривает две фазы: международную и национальную.

Национальная фаза включает в себя рассмотрение международной заявки в каждом из соответствующих ведомств договаривающихся государств. В каждом указанном заявителем государстве международная заявка имеет силу национальной (или региональной) заявки с даты международной подачи и решение о предоставлении охраны изобретению выносится соответствующим ведомством этого государства.

Рассмотрение международной заявки на национальной фазе начинается по истечении 31 месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета либо по просьбе заявителя ранее этого срока.

Национальная фаза начинается только тогда, когда заявитель осуществляет определенные действия до истечения установленного срока или одновременно с высказыванием просьбы о ее более раннем начале. Заявителю не направляется никакого уведомления, предлагающего ему осуществить такие действия.

Последствия невыполнения, полностью или частично, необходимых действий в срок, установленный для перехода на национальную фазу, состоят в том, что международная заявка теряет силу национальной заявки и ее рассмотрение в том ведомстве, в отношении которого эти действия полностью или частично не выполнены, прекращается. Невыполнение требуемых действий в отношении одного ведомства не влияет на действие международной заявки в отношении других ведомств. Автоматическая утрата действия освобождает заявителя от необходимости изъятия международной заявки, или изъятия указания, или выбора государства в том случае, если заявитель решил не переводить международную заявку на национальную фазу.

В п. 1 комментируемой статьи определены действия, которые должен выполнить заявитель для перевода заявки на национальную фазу в Российской Федерации.

Роспатент проводит рассмотрение международной заявки на национальной фазе при выполнении следующих условий:

- в заявке Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель;

- в Роспатент представлено заявление о выдаче патента на изобретение или полезную модель, либо содержащееся в международной заявке заявление на русском языке или перевод такого заявления на русский язык.

Кроме того, в соответствии с Договором о патентной кооперации (п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 39) требуется уплата национальной пошлины.

2. Международная заявка подается на любом из языков, которые получающее ведомство допускает для этой цели. Получающее ведомство Российской Федерации, функции которого выполняет Роспатент, принимает международные заявки на двух языках - русском и английском.

Для перевода на национальную фазу заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Рекомендуется дополнительно к указанию имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также на латинице для последующего использования при публикации сведений в изданиях Роспатента на английском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке, однако в соответствии с п. 2 ст. 1374 ГК РФ, если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

Перевод надписей на чертежах на русский язык представляется в виде копии оригинала чертежа с переводом надписей, наклеенных на оригинал, либо в виде вновь выполненного чертежа, содержащего соответствующие надписи на русском языке.

В том случае, если при подаче заявки перевод документов на русский язык не был представлен, он будет запрошен Роспатентом.

3. Пункт 2 комментируемой статьи определяет начало рассмотрения Роспатентом заявки на изобретение, поданной в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Преобразование евразийской заявки на изобретение в национальную предусмотрено ст. 16 Евразийской патентной конвенции. В случае принятия Евразийским патентным ведомством решения об отказе в выдаче патента заявитель может подать в это ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. После уплаты заявителем соответствующей пошлины Евразийское патентное ведомство направляет в Роспатент заверенную копию заявки.

В каждом указанном таким образом договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято это решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой и, если таковая имеется, с той же датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Роспатент проводит рассмотрение такой заявки начиная со дня, когда получена заверенная копия евразийской заявки из Евразийского патентного ведомства.

4. Публикация международной заявки, осуществляемая в соответствии со ст. 21 Договора о патентной кооперации Международным бюро ВОИС по истечении 18 месяцев с даты ее приоритета, в том случае, если публикация осуществлена на русском языке, приравнивается к публикации заявки в соответствии со ст. 1385 ГК РФ. Это означает, что такая публикация, осуществленная Международным бюро ВОИС, имеет те же правовые последствия, что и публикация заявки в соответствии со ст. 1385 ГК РФ: любое лицо может ознакомиться с документами заявки и ей обеспечивается временная правовая охрана.

Евразийское патентное ведомство в соответствии со ст. 15(4) Евразийской патентной конвенции публикует заявку вместе с отчетом о поиске по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты приоритета. Такая публикация имеет те же правовые последствия, что и публикация заявки в соответствии со ст. 1385 ГК РФ.

Комментарии и консультации юристов по ст 1396 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1396 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.