Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

2. О положительном результате формальной экспертизы заявки на изобретение и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

3. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

4. Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

5. Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу, применяются правила абзаца третьего пункта 6 статьи 1386 настоящего Кодекса. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1384 ГК РФ

1. Раздел 3 параграфа 5 гл. 72 ГК РФ посвящен вопросам экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также временной правовой охраны изобретения.

Рассматриваемый раздел содержит заголовок "Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца", что представляется очевидной технической ошибкой законодателя, поскольку в соответствующей статье ГК РФ (см. комментарий к ст. 1392 ГК РФ) речь идет только о временной правовой охране изобретения.

2. Комментируемая статья устанавливает правила, регламентирующие проведение формальной экспертизы заявки на изобретение.

В ранее действовавшем патентном законодательстве указанные правила являлись составной частью чрезвычайно обширной ст. 21 Патентного закона РФ.

В настоящее время положения, содержащиеся в ст. 21 Патентного закона РФ, сосредоточены в шести статьях, что представляется оптимальным для восприятия их содержания.

Вместе с тем такое разграничение нормативного материала предполагает для определенных случаев дублирование соответствующих положений, о чем будет сказано ниже.

3. В пункте 1 комментируемой статьи сформулировано общее правило, согласно которому по всем поступающим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявкам на изобретение проводится формальная экспертиза.

Содержание указанной экспертизы - проверка наличия документов, предусмотренных в составе заявки на выдачу патента на изобретение (см. комментарий к п. 2 ст. 1375 ГК РФ), и их соответствие установленным требованиям.

Это классические условия формальной экспертизы, которая не предусматривает проверку существа заявленного изобретения. Проведение формальной экспертизы не лимитировано какими-либо временными рамками.

Кроме того, в практике экспертизы, согласно проекту Регламента по изобретениям, проверяются:

- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;

- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

- соблюдение требования единства изобретения;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;

- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации (МПК). Если это не сделано заявителем, то производится такое классифицирование.

4. В практике экспертизы поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке.

При этом заявке присваивается десятизначный регистрационный номер указанного федерального органа (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных - порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение одного месяца с даты поступления документов заявки. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. После регистрации заявки проводится собственно ее формальная экспертиза.

5. Как известно, заявитель правомочен до принятия решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента вносить в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов (см. комментарий к п. 1 ст. 1378 ГК РФ).

В указанном случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения (п. 2 комментируемой статьи).

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату подачи заявки в заявке, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Если в результате проверки обнаружится, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленного решения, то они при рассмотрении заявки на изобретение в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, во внимание не принимаются. Однако эти материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. При этом указанный федеральный орган уведомляет об этом заявителя.

6. В пункте 3 комментируемой статьи предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после завершения формальной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в указанный федеральный орган заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов (см. комментарий к п. 3 ст. 1375 ГК РФ).

Вместе с тем положения проекта Регламента по изобретениям (п. 21.6) предусматривают упрощенный порядок установления даты подачи заявки, заимствованный из Договора о патентном праве (PLT) от 1 июня 2000 г. и Инструкции к этому Договору. Это относится, прежде всего, к заявлению о выдаче патента и к описанию изобретения для целей установления даты подачи заявки.

Не вызывает сомнения, что упрощенный порядок установления даты подачи заявки является существенной льготой для заявителей, что можно только приветствовать. Однако вполне очевидно, что указанный порядок должен быть установлен на уровне ГК РФ, а не подзаконного акта, или в ГК РФ должна быть сделана соответствующая ссылка на указанный подзаконный акт. Как известно, установление даты подачи осуществляется при проведении экспертизы заявки на изобретение, т.е. в рамках административных правоотношений, где действует следующий правовой принцип: разрешено только то, что непосредственно указано в законе.

7. В пункте 4 комментируемой статьи речь идет о случаях, когда заявка на изобретение подана с нарушением установленных требований к документам заявки. В этих случаях федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы.

Гражданский кодекс не содержит ограничений по количеству запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке на изобретение.

В проекте Регламента по изобретениям установлен закрытый перечень оснований для направления указанного запроса, состоящий из 20 позиций. К таким основаниям, в частности, относятся: отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из предписанных документов или представление документов в количестве экземпляров меньше установленного; отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основание для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты; отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если она представлена на другом языке; отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным; отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, когда они необходимы; отсутствие в описании изобретения предписанных структурных разделов; отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана.

Если заявитель в установленный срок (т.е. в течение двух месяцев) не представит запрашиваемые документы (т.е. исправленные или недостающие документы) или не подаст ходатайство о продлении этого срока, то заявка признается отозванной. При этом этот срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на 10 месяцев.

8. В пункте 5 комментируемой статьи предусмотрен случай, когда заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (см. комментарий к п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

В этом случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение 2 месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться. При этом другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае отсутствия реакции заявителя на указанное уведомление рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Указанные выше положения п. 5 о проверке соблюдения требования единства изобретения в рамках ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ были общими как для формальной экспертизы, так и для экспертизы по существу, т.е. они могли применяться при проведении обоих видов экспертизы заявки на изобретение.

В настоящее время эти положения формально не относятся к экспертизе по существу. Однако следует полагать, исходя из общего характера указанных положений, что они могут применяться как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы такой заявки по существу.

9. Сказанное выше в полной мере относится к положениям, предусмотренным п. 2 комментируемой статьи, о проверке соблюдения требования неизменности сущности заявленного изобретения в результате представления заявителем дополнительных материалов.

Другой комментарий к статье 1384 Гражданского Кодекса РФ

1. Изобретения получают правовую охрану только при условии прохождения экспертизы и принятия Роспатентом решения о выдаче патента. Экспертиза заявок на изобретение проходит в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза заявки на изобретение. После принятия Роспатентом решения о положительном результате формальной экспертизы по ходатайству заявителя или третьих лиц проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. Такая система называется системой отсроченной экспертизы.

Пункт 1 комментируемой статьи содержит общее правило, в соответствии с которым по заявке на изобретение, поступившей в Роспатент, проводится формальная экспертиза. Предметом формальной экспертизы являются проверка наличия документов заявки на изобретение и их соответствие установленным требованиям (см. комментарий к п. 2 ст. 1375 ГК).

Формальная экспертиза не предполагает анализа существа изобретения, поэтому ее иногда называют предварительной экспертизой.

Кроме наличия документов заявки при проведении формальной экспертизы также проверяются:

- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;

- наличие (в случае необходимости) доверенности на представительство и ее соответствие установленным требованиям;

- соблюдение требования единства изобретения на предмет явного нарушения требования единства изобретения;

- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем (если такое классифицирование не произведено заявителем, то оно осуществляется в процессе данной экспертизы).

2. Поскольку заявитель имеет право вносить в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе и на этапе формальной экспертизы, при проведении экспертизы проверяется, не изменяют ли такие исправления и уточнения сущность заявленного изобретения. Об условиях, при которых дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, см. комментарий к п. 1 ст. 1378 ГК РФ.

Если установлено, что дополнительные материалы (в целом или в части) изменяют сущность заявленного изобретения, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть (в целом или в соответствующей части) приняты во внимание при экспертизе. Изменяющие сущность заявленного изобретения дополнительные материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

3. Пункт 3 комментируемой статьи обязывает Роспатент при положительном результате формальной экспертизы, т.е. если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, незамедлительно уведомлять заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение.

4. В п. 4 комментируемой статьи предусмотрены правовые последствия несоответствия заявки на изобретение установленным требованиям.

Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к документам заявки, заявителю в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня получения запроса. Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренный п. 4 комментируемой статьи двухмесячный срок начинает течь не с даты отправления запроса Роспатентом, а с даты получения запроса заявителем, поэтому при ответе на запрос экспертизы целесообразно указывать дату получения заявителем этого запроса.

Основаниями для запроса при проведении формальной экспертизы могут быть в том числе:

- отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов и (или) представление документов заявки в количестве экземпляров, которое меньше установленного;

- отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

- отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

- отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;

- наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта изобретения (продукта, способа) только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании;

- наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен;

- несоответствие документов заявки друг другу (название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения; чертежи не соответствуют описанию изобретения и т.п.).

Исчерпывающий перечень оснований для запроса, состоящий из 20 оснований, содержится в соответствующем административном регламенте.

Получив запрос, заявитель должен представить запрашиваемые документы. Если заявитель не может представить их в двухмесячный срок, т.е. не может направить запрашиваемые документы в Роспатент в течение двух месяцев с даты получения запроса, заявитель имеет право в двухмесячный срок подать ходатайство о продлении срока. При удовлетворении ходатайства срок может быть продлен, но не более чем на 10 месяцев.

Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной.

5. В п. 5 комментируемой статьи предусмотрены правовые последствия нарушения при подаче заявки на изобретение требования единства изобретения. Нарушение этого требования приводит к тому, что заявка на изобретение относится к группе изобретений, которые не объединены единым изобретательским замыслом. В этом случае Роспатент направляет заявителю уведомление, в котором предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения уведомления сообщить о том, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться.

Сообщая о том, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, заявитель вправе оформить иные изобретения группы так называемыми выделенными заявками, т.е. подать дополнительные заявки. Если заявитель в установленный срок не сообщит о том, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, рассматриваться будет изобретение, указанное первым.

При подаче выделенной заявки приоритет изобретения будет устанавливаться по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, характеризующей это изобретение, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной (см. комментарий к п. 4 ст. 1381 ГК).

Комментарии и консультации юристов по ст 1384 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1384 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.