Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.
2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.____________________________________________________________________ Положения статьи 1366 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ) применяются также к заявкам, поданным до дня вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ, - см. пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ. ___________________________________________________________________

Комментарий к статье 1366 ГК РФ

1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовал п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ.

Норма о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение не имеет аналогов в патентных законодательствах зарубежных государств.

Включение указанной нормы в Патентный закон РФ в 2003 г. было продиктовано попыткой создать льготный режим для отчуждения изобретений, перехода исключительных прав на изобретения от авторов к лицам, которые располагают инвестициями по их использованию.

2. В соответствии с абзацем первым п. 1 комментируемой статьи публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение оформляется в виде отдельного заявления, которое прилагается заявителем - автором изобретения к документам заявки при ее подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Содержание указанного заявления заключается в обязательстве автора изобретения заключить договор об отчуждении патента (в случае его выдачи) на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первый заявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и указанный федеральный орган.

Наличие такого заявления является основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных пошлин в отношении как заявки на выдачу патента на изобретение, так и патента, выданного по такой заявке.

Вполне очевидно, что от уплаты патентных пошлин освобожден не только заявитель, но и патентообладатель. Подтверждением этому служит также указание в п. 2 комментируемой статьи на обязанность "уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель)".

3. В комментируемом пункте установлена обязанность заявителя - автора изобретения заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

Понятие "условия договора, соответствующие установившейся практике" является оценочным понятием, которое в случае необходимости должно устанавливаться в суде в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.

Однако стороны в договоре, исходя из принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ, могут формировать его условия по своему усмотрению. И лишь в случае возникновения спора, который, кстати, может касаться и интересов лиц, которые не смогли заключить соответствующий договор с автором изобретения, в суде будут оцениваться условия, соответствующие установившейся практике.

4. В комментируемом пункте выдвинуто требование об уведомлении патентообладателя и федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о желании заключить договор об отчуждении патента на изобретение.

Вполне очевидно, что законодатель также допустил неточность, упустив фигуру заявителя в качестве адресата для уведомления. Исходя из содержания абзаца второго п. 1 комментируемой статьи, согласно которому сведения об указанном заявлении публикуются в официальном бюллетене уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заявление об отчуждении патента публикуется дважды: при публикации сведений о самом заявлении и при публикации сведений о выдаче патента. Следовательно, всегда имеется возможность направления указанного уведомления как заявителю, так и патентообладателю.

Целесообразность направления указанного уведомления федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности обусловлена тем обстоятельством, что указанный федеральный орган обязан проверять очередность поступления уведомлений заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений об отчуждении патента, с тем чтобы определить, кто первый изъявил желание стать участником договора об отчуждении патента.

5. В связи с тем, что в п. 1 комментируемой статьи закреплена обязанность заявителя (патентообладателя) заключить договор об отчуждении патента, можно предположить, что отношения сторон указанного договора могут быть дополнительно урегулированы положениями ст. 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

В частности, заинтересованное в заключении договора об отчуждении патента лицо вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заявителя (патентообладателя) заключить указанный договор, если последний уклоняется от его заключения, и о возмещении причиненных ему убытков.

6. В пункте 2 комментируемой статьи определены правовые последствия для лица, заключившего с патентообладателем договор об отчуждении патента.

Приобретатель патента обязан уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем он обязан уплачивать патентные пошлины в установленном порядке.

Как установлено в ГК РФ (см. комментарий к ст. 1365), договор об отчуждении патента считается заключенным с момента его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом для целей регистрации по смыслу комментируемой статьи должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

7. В пункте 3 комментируемой статьи установлены последствия непоступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности письменного уведомления о желании заинтересованных лиц (граждан РФ, российских юридических лиц) заключить договор об отчуждении патента.

Непоступление указанного уведомления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление об отчуждении патента, открывает для патентообладателя возможность подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления.

В этом случае на патентообладателя возлагается обязанность по уплате неуплаченных ранее патентных пошлин и по дальнейшей уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Сведения об отзыве указанного заявления подлежат публикации в официальном бюллетене указанного федерального органа.

8. Лаконичность комментируемого пункта оставляет без ответа некоторые вопросы, что свидетельствует о пробелах в правовом регулировании, допущенных законодателем.

Так, не вполне ясно, может ли заявитель отозвать свое заявление до истечения двухлетнего срока со дня публикации сведений о выдаче патента? Следует полагать, что заявление патентообладателя не подлежит отзыву до истечения указанного двухлетнего срока, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения патентообладателя заключить договор об отчуждении патента.

Гражданский кодекс не предусматривает ситуации, когда в установленный двухлетний срок не поступило ходатайство о желании заключить договор об отчуждении патента, а заявитель не подает ходатайство об отзыве своего заявления, ведь закон не обязывает его делать это.

В такой ситуации патент продолжает находиться в режиме публичного предложения заключить договор об отчуждении, а патентообладатель и впредь не несет никаких финансовых обязательств по уплате патентных пошлин за поддержание своего патента в силе, что в принципе противоречит основам патентного права.

Другой комментарий к статье 1366 Гражданского Кодекса РФ

1. Пункт 1 комментируемой статьи предоставляет заявителю, являющемуся автором изобретения, право не уплачивать патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке. Основная социальная цель данной нормы заключается в предоставлении возможности лицам, не имеющим достаточных денежных средств, подавать заявки на выдачу патента на изобретение.

Юридическим средством, позволяющим реализовать это право, является заявление в Роспатент о том, что заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

Поскольку такое заявление не содержит существенных условий договора об отчуждении патента, его следует квалифицировать как адресованное неопределенному кругу лиц приглашение сделать оферту (п. 1 ст. 437 ГК).

В п. 1 комментируемой статьи говорится о приложении указанного заявления к поданной заявке на выдачу патента на изобретение. Однако такое заявление может быть подано и после заявки на выдачу патента на изобретение. Так, если при подаче заявки на выдачу патента на изобретение была уплачена пошлина за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а в последующем было подано заявление о том, что в случае выдачи патента заявитель, являющийся автором изобретения, обязуется заключить договор об отчуждении патента, с заявителя не будут взиматься пошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам и иные пошлины, включая пошлину за поддержание патента в силе. Комментируемой статьей не предусмотрена возможность возврата пошлин, уплаченных заявителем до подачи заявления о заключении договора об отчуждении патента.

Положение о патентных и иных пошлинах <1> утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941.

--------------------------------
<1> Имеется в виду Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами.

Заявителями могут быть одновременно несколько физических лиц, которые являются соавторами. В этом случае заявление о заключении договора об отчуждении патента должно быть подписано всеми заявителями на основании п. 3 ст. 1348 ГК РФ во взаимосвязи с п. 3 ст. 1229 Кодекса. При заключении договора об отчуждении патента на стороне патентообладателя будут выступать все лица, на имя которых выдан патент на изобретение.

Приобретателем патента по договору об отчуждении патента, предусмотренному п. 1 комментируемой статьи, может быть только гражданин РФ или российское юридическое лицо, первым уведомившее об этом заявителя (патентообладателя) и Роспатент. Положение п. 1 комментируемой статьи об уведомлении патентообладателя не совсем точно. До выдачи патента уведомляется заявитель и только после выдачи патента - патентообладатель.

Предусмотренный п. 1 комментируемой статьи договор об отчуждении патента должен быть заключен на условиях, соответствующих установившейся практике. Сам термин "установившаяся практика" во многом является оценочным, так как при определении цены возмездного договора об отчуждении патента на изобретение не применяются правила, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Сведения о заявлении об обязательстве заключить договор об отчуждении патента на изобретение должны публиковаться в официальном бюллетене Роспатента.

Положение об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам утверждено Приказом Роспатента от 26 февраля 2009 г. N 32.

2. В целях соблюдения фискальных интересов п. 2 комментируемой статьи возлагает обязанность по уплате всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель) на основании заявления, указанного в п. 1 комментируемой статьи, на лицо, заключившее с патентообладателем договор об отчуждении патента. При этом все пошлины должны быть уплачены до регистрации договора об отчуждении патента, а документы, подтверждающие уплату всех патентных пошлин, должны быть приложены к заявлению о регистрации договора, подаваемому в Роспатент.

3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает правовые последствия непоступления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в п. 1 комментируемой статьи, в Роспатент письменных уведомлений от граждан РФ и российских юридических лиц о желании заключить договор об отчуждении патента. По истечении указанного срока патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство об отзыве заявления, указанного в п. 1 комментируемой статьи. Подача такого ходатайства является правом, а не обязанностью патентообладателя. В случае подачи ходатайства патентообладателем должны быть уплачены все патентные пошлины, от уплаты которых он был освобожден.

Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, предусмотренного п. 1 комментируемой статьи.

Комментарии и консультации юристов по ст 1366 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1366 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.