Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

2. Отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1365 ГК РФ

1. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусмотренный комментируемой статьей, является одной из форм распоряжения исключительным правом на указанные объекты.

В соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ) указанный договор именовался договором о передаче исключительного права (уступке патента).

Представляется неоправданной замена термина "уступка", устоявшегося в законодательстве, правоприменительной практике и правовой литературе, на термин "отчуждение", которым принято обозначать цель уступки исключительного права. Так, в ГК РФ широко используется термин "уступка права", например в ст. 355 "Уступка права по договору залога". Такие примеры можно продолжить: ст. 250, 336, 993 ГК РФ.

Напротив, термин "отчуждение" используется в сфере вещного права, например по поводу отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК РФ). Подобные примеры также можно продолжить: ст. 252, 272, 282, 285, 293 ГК РФ.

2. По договору об отчуждении патента одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Как явствует из вышеизложенного, в отличие от терминологии, применяемой в отношении сторон лицензионного договора ("лицензиар" - "лицензиат"), законодатель не воспринял широко используемые в мировой патентной практике термины в области уступки патента ("цедент" - "цессионарий"). Это не значит, что стороны в договоре об отчуждении патента не могут использовать вместо термина "патентообладатель" термин "цедент", а вместо термина "приобретатель патента" термин "цессионарий".

3. Комментируемая статья предписывает единственное условие указанного договора: передача (обязательство передачи) патентообладателем принадлежащего ему исключительного права на соответствующий объект в полном объеме приобретателю права.

Это условие характеризует предмет договора об отчуждении исключительного права. Условие о предмете договора, согласно ст. 432 ГК РФ, считается существенным, т.е. императивным (обязательным) для сторон договора.

На практике при заключении договора об отчуждении исключительного права достаточно указать номер патента, название изобретения, полезной модели или промышленного образца и принадлежность патента передающей стороне, который на момент передачи поддерживается в силе.

В комментируемой статье речь идет об отчуждении исключительного права, т.е. имущественного права, что лишний раз подтверждает, что право авторства, т.е. личное неимущественное право, неотчуждаемо и непередаваемо.

4. Если в соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством принимающей стороной договора уступки патента был обозначен конкретный субъект (любое физическое или юридическое лицо), то в комментируемой статье не указан круг лиц, которые могут выступать в качестве приобретателя патента.

Согласно общей норме ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Как известно, гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, т.е. с участием физических лиц (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства) и юридических лиц, как российских, так и иностранных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, как и прежде, на принимающей стороне (приобретателе патента) могут быть только физические и/или юридические лица (предполагается, что патент также выдан физическому и/или юридическому лицу). Иными словами, в качестве приобретателя патента в договоре об отчуждении исключительного права, в отличие от некоторых правовых систем, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица, поскольку они юридическими лицами не являются, и поэтому не могут быть субъектами гражданского оборота.

5. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в данной статье установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком.

Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца, с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя - передающей стороны в договоре.

Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента, которое впоследствии превратилось в норму права.

Понятие передачи исключительного права в полном объеме следует отличать от частичной передачи исключительного права, широко известной в патентных законодательствах государств с развитым правопорядком.

Поскольку ГК РФ не содержит положений, ограничивающих количество сообладателей патента, ничто не препятствует возможности передачи исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части прав, принадлежащих одному из сообладателей патента, так как взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется соглашением между ними (см. комментарий к п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Моделью таких взаимоотношений является договор об отчуждении патента, в результате которого изменяется состав сообладателей патента.

В юридической литературе (см.: Евдокимова В.Н. Правовая квалификация договоров о передаче технологий: проблемы и решения // Патенты и лицензии. 2004. N 8. С. 32 - 44) достаточно полно освещены варианты так называемой частичной уступки права на патент:

- уступка одним из сообладателей принадлежащей ему части прав на патент;

- уступка сообладателем патента принадлежащей ему части прав сообладателю (сообладателям) патента;

- уступка каждым из сообладателей части прав на патент третьему лицу (лицам).

6. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как установлено в общей норме п. 2 ст. 1234 ГК РФ, несоблюдение требований письменной формы договора и его государственной регистрации влечет недействительность договора.

Кроме того, к договору об отчуждении патента применима норма предложения второго п. 4 ст. 1234 ГК РФ: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ), то исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Пункт 3 ст. 433 ГК РФ также предписывает, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если не установлено иное. Как следует из вышеизложенного, в законе иного не установлено.

Следовательно, моментом заключения договора об отчуждении патента считается момент его регистрации в указанном федеральном органе. Данный вывод имеет важные теоретические и практические последствия.

Принято считать, что договор об отчуждении патента (ранее - об уступке патента) - это консенсуальный договор. Однако такой подход не основан на законе.

Консенсуальным является договор, который считается заключенным с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем его существенным условиям и облекли его в требуемую законом форму (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В случае договора об отчуждении патента момент заключения договора, равно как и переход исключительного права, совпадает с моментом его государственной регистрации. Стороны могут согласовать существенные условия договора об отчуждении патента, подписать этот договор, но он будет считаться недействительным до момента его регистрации.

Причем несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет за собой ее ничтожность, т.е. абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Поэтому подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении патента, не порождает гражданских прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора.

Единственное исключение из указанного правила - право приобретателя патента требовать от патентообладателя исполнения его обязанности по государственной регистрации договора об отчуждении патента, основанное на норме п. 3 ст. 165 ГК РФ, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации.

Возвращаясь к вопросу о классификации договоров, необходимо учитывать цель государственной регистрации договоров об отчуждении патента (равно как и других договоров о распоряжении исключительными правами). Эта цель заключается в исключении случаев злоупотребления патентообладателем своим исключительным правом в форме многократного отчуждения, легко осуществляемого с учетом нематериального характера объекта, одного и того же патента разным лицам, что не исключено в условиях еще не устоявшихся рыночных отношений в нашей стране. По сути, требование о государственной регистрации - это одна из форм государственного регулирования гражданского оборота, которое хотя и замедляет оборотоспособность его объектов, но зато предотвращает появление на рынке конкурентов с одинаковым набором патентных прав.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным именовать договор об отчуждении патента, равно как и другие договоры о распоряжении исключительными правами, которые подлежат государственной регистрации, формальными договорами, поскольку условием их действительности является соблюдение установленной формальности - государственной регистрации.

7. В комментируемой статье четко определена цель заключения договора об отчуждении патента - передача (обязательство передать) исключительного права приобретателю патента.

Поэтому договор об отчуждении патента можно отнести к каузальным договорам, которые имеют правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.

Кроме того, договор об отчуждении патента следует признать двусторонне обязывающим (или) взаимным договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности.

8. Одним из классифицирующих признаков разграничения договоров на различные виды является возмездность, наличие или отсутствие которой дает основание для отнесения того или иного договора к возмездным или безвозмездным договорам.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных договоров об отчуждении патента.

Данный вывод вытекает из нормы абз. первого п. 3 ст. 1234 ГК РФ, согласно которому по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В абзаце втором п. 3 ст. 1234 ГК РФ предусмотрено, что в случае отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом исключается применение правил определения цены, предусмотренных в п. 3 ст. 424 ГК РФ, суть которых заключается в следующем: при отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обязательствах обычно взимается за аналогичные товары.

Таким образом, условие о вознаграждении (или цены договора) в случае возмездного отчуждения патента является существенным условием такого договора, поскольку при отсутствии в договоре условия о цене имеет место незаключенная (несовершившаяся сделка), а общие правила определения цены не применимы к столь специфическому товару, как исключительные права, удостоверяемые патентом, свойства которого сугубо индивидуализированы.

9. Цена, как условие договора об отчуждении патента, обычно устанавливается двумя способами: путем уплаты единовременной паушальной суммы или путем периодического внесения определенной суммы (роялти). Реже встречаются случаи сочетания двух указанных способов.

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ посвящен правовым последствиям существенного нарушения приобретателя обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения, т.е. существенного нарушения условия договора о цене за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В случае указанного нарушения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Комментируемая норма рассчитана в основном на случаи нарушения условия о вознаграждении в форме роялти, хотя не исключена вероятность нарушения условия об уплате паушального (единовременного) платежа, если такой платеж по условиям договора определен после момента заключения договора, совпадающего с моментом его государственной регистрации.

10. В качестве возмездного следует рассматривать договор отчуждения патента, предусматривающий не денежное вознаграждение, а иное встречное исполнение. В этом случае на такой договор будут распространяться положения гл. 31 ГК РФ ("Мена"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в правоприменительной практике известны случаи, когда патент играет роль отступного во исполнение денежного обязательства, возникшего у должника перед кредитором (ст. 409 ГК РФ).

11. Поскольку ГК РФ допускает возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении патента, то на такие договоры распространяются положения гл. 32 ГК РФ ("Дарение"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

При этом следует учитывать норму ст. 575 ГК РФ, в соответствии с которой не допускается дарение между коммерческими организациями.

Кроме того, суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положения закона о несостоятельности (банкротстве) (ст. 578 ГК РФ).

12. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, когда правила регистрации договоров о передаче исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации принимались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в настоящее время порядок и условия государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются Правительством РФ (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Другой комментарий к статье 1365 Гражданского Кодекса РФ

1. До вступления в силу части четвертой ГК РФ договор об отчуждении исключительного права именовался договором об уступке патента. С учетом приведения всех договорных форм о передаче прав на интеллектуальную собственность к единой терминологии термин "уступка" заменен термином "отчуждение", что разграничивает данные договоры с договорами об уступке прав требования.

Пункт 5 ст. 10 Патентного закона РФ предусматривал, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

Сторонами в договоре являются патентообладатель и приобретатель права. В качестве патентообладателя, как и приобретателя исключительного права, может выступать как физическое, так и юридическое лицо, а также публично-правовое образование, от имени которого выступают соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно (п. 2, 3 ст. 1229 ГК), то для государственной регистрации отчуждения исключительного права необходимо волеизъявление всех лиц, которым оно принадлежит, относительно возможности распоряжения данным исключительным правом.

Патентообладатель при отчуждении исключительного права не сохраняет за собой никаких имущественных прав. В том случае, если патентообладатель является автором, за ним сохраняется право авторства.

2. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец может быть как консенсуальным, так и реальным, возмездным или безвозмездным и соответственно односторонним или двусторонним.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на изобретение и иные объекты патентного права являются условия о предмете договора (номер патента, объем правовой охраны, срок действия исключительного права), возмездного договора - условие о вознаграждении или порядке его определения, безвозмездного договора - указание на его безвозмездный характер. С 1 октября 2014 г. не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями Согласно п. 3 ст. 1234 ГК РФ при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Иные условия также могут носить характер существенных, в частности условия об обременениях исключительного права действующими лицензиями и теми лицензиями, которые могут иметь место в будущем в силу указания на них в законе.

Срок не является существенным условием договора, поскольку исключительное право передается на весь срок действия исключительного права, т.е. срок действия патента.

3. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и с 1 октября 2014 г. не подлежит государственной регистрации. Государственной регистрации подлежит отчуждение исключительного права. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. Ежегодно Роспатентом регистрируется более 1,5 тыс. договоров об отчуждении исключительного права на изобретения и другие объекты патентного права <1>.

--------------------------------
<1> Ежегодные отчеты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам // www1.fips.ru.

4. К договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применяются общие положения о договорах об отчуждении исключительного права (ст. 1232 ГК), а также общие положения о договорах, обязательствах, сделках. Так, п. 5 ст. 1234 ГК РФ устанавливает последствия существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

5. Введение Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ п. 2 в комментируемую статью обусловлено изменением признаков охраноспособности промышленного образца. С 1 октября 2014 г. в соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется не художественно-конструкторское решение, а решение внешнего вида изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Объем правовой охраны таких образцов (прежде всего изображения внешнего вида изделия) приближает их правовую охрану к охране объемных товарных знаков, в связи с чем отчуждение исключительного права на промышленный образец не должно быть причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Комментарии и консультации юристов по ст 1365 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1365 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.