Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

4. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

5. Если обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности. (Статья в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1358 ГК РФ

1. Комментируемая статья посвящена одному из ключевых институтов патентного права - исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Главная особенность результатов интеллектуальной деятельности, по сравнению, например, с предметами вещного права, заключается в предоставлении им со стороны государства специальной охраны, выраженной в форме исключительного права. В отличие от обычных товаров результаты интеллектуальной деятельности очень уязвимы, как только они становятся известны широкому кругу лиц. Без государственной охраны они могут быть легко присвоены каждым, кто имеет необходимые средства для их использования в целях извлечения прибыли. Отсутствие гарантированной правовой охраны означало бы, что лица, вложившие определенные средства в разработку результатов интеллектуальной деятельности, не смогли бы окупить свои затраты и вследствие этого не были бы заинтересованы в такого рода деятельности. В целом институт исключительного права служит инструментом, стимулирующим развитие в обществе художественного творчества и научно-технического прогресса.

2. Ранее исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец был посвящен отдельный раздел IV Патентного закона РФ, в ст. 10 которого было раскрыто его содержание. В настоящее время положения об исключительных правах сосредоточены в параграфе втором ("Патентные права") и параграфе третьем ("Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец") гл. 72 ГК РФ.

В то же время содержание положений комментируемой статьи не претерпело существенных изменений по сравнению с соответствующими положениями, предусмотренными пунктами 2 и 3 ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

3. В пункте 1 комментируемой статьи исключительное право понимается прежде всего как принадлежащее патентообладателю исключительное право ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (выделено авт. - В.Е.) изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 комментируемой статьи. Кроме того, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как следует из определения, в исключительном праве на первое место выдвигается его позитивная функция - правомочие использования запатентованного объекта, что теоретически исключает коллизию легальной патентной монополии с положениями антимонопольного законодательства (Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434).

Ссылка на ст. 1229 ГК РФ означает, что в понятие исключительного права включена его негативная функция, т.е. правомочие патентообладателя запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

В предложении втором п. 1 комментируемой статьи сформулировано правомочие распоряжения патентообладателем своим исключительным правом.

4. В пунктах 1 и 2 данной статьи особое внимание обращают на себя вводные слова: соответственно "в том числе" и "в частности".

Указанный прием юридической техники означает, что установленный в комментируемой статье перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является открытым (или примерным).

Если в отношении собственных действий патентообладателя открытый перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца можно признать позитивным фактором, то в отношении других лиц, которые совершают нарушение исключительного права (контрафакцию), открытый перечень правонарушающих действий - это достаточно зловещее явление, особенно в сфере уголовной ответственности за контрафакцию.

Специфика исключительных прав такова, что ответственность за нарушение патента (контрафакцию) наступает только за те правонарушения, которые непосредственно указаны в патентном законодательстве. Такой подход сложился исторически, так как на первом этапе развития патентного законодательства главенствующую роль играла уголовная ответственность за нарушение патента, которая исключает примерный или открытый перечень преступных деяний.

В настоящее время акценты сменились, на первый план вышла гражданско-правовая ответственность, которая в ряде стран является единственным видом ответственности за нарушение патента. Однако традиционный подход к формулировке перечней контрафактных действий остался прежним - такие перечни закрепляются в патентном законодательстве как исчерпывающие или закрытые.

Нетрадиционный подход к перечню контрафактных действий в российском патентном законодательстве чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности за нарушение патента. Как известно, согласно ст. 147 УК РФ ("Нарушение изобретательских и патентных прав") незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет за собой, помимо других, более мягких наказаний (штраф, обязательные работы, арест), лишение свободы на срок до двух лет, а по квалифицирующим признакам (совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; организованной группой) - на срок до пяти лет. Выходит, что ГК РФ открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, которые непосредственно не указаны в законе, что грубо нарушает принципы возложения уголовной ответственности.

Открытый перечень нарушающих патент действий уже сказался, причем самым неблагоприятным образом, на содержании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (РГ. 2007. 5 мая). В п. 10 этого Постановления Пленум ВС РФ указал, что следует также считать незаконным использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей, поскольку порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента.

Вполне очевидно, что указанный случай является примером договорной ответственности, в соответствии с которой на виновную сторону могут возлагаться меры гражданско-правовой, а не уголовной ответственности. В приведенном случае сообладатель патента по своему статусу не может быть признан нарушителем патента, он может нести ответственность по правилам договорной (гражданско-правовой) ответственности.

5. Понятие использования изобретения, полезной модели или промышленного образца сформулировано в виде перечня способов такого использования.

В пункте 2 комментируемой статьи закреплен открытый (примерный) перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, который одновременно, в случае нарушения патента (контрафакции) играет роль перечня противоправных нарушающих патент (контрафактных) действий.

Указанный перечень необходимо рассматривать совместно с положением абз. третьего п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в которой дается общее определение контрафакции: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В некоторых работах делаются попытки представить перечень противоправных действий закрытым, т.е. исчерпывающим, что представляется ошибочным. Так, например, авторы Постатейного комментария к Патентному закону РФ утверждают, что перечень действий, на совершение которых третьи лица должны получить разрешение патентообладателя, можно считать исчерпывающим, поскольку в самом перечне действий используется такое определение, как "иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей" (см.: Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 N 22-ФЗ. М., 2004. С. 71). Данное утверждение не основано на законе, поскольку, как указано в ст. 129 ГК РФ, оборотоспособность определяется через отчуждение или переход от одного лица к другому объектов гражданских прав. Ведь изготовление, применение и хранение, которые упомянуты в перечне способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, никак нельзя отнести к отчуждению или переходу прав на объекты.

6. Что касается самого перечня способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (или перечня противоправных (контрафактных) действий), то он по существу не претерпел никаких изменений. Сейчас этот перечень, включающий четыре позиции, выглядит следующим образом:

- ввоз на территорию России, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

- совершение вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

- совершение вышеуказанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

В мировой патентной практике упомянутые выше противоправные (контрафактные) действия причисляются к так называемому прямому нарушению патента.

Несмотря на пополнение перечня нарушающих патент действий, которое произошло в результате изменения Патентного закона РФ в 2003 г., подпадающих под понятия прямого нарушения патента, в этот перечень все же не включено такое правонарушение, преследуемое во всех государствах с развитым правопорядком, как предложение для осуществления способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Кроме того, разработчики законопроекта упустили благоприятную возможность для усиления привлекательности российского патента, не включив в законопроект норму о так называемом косвенном нарушении патента. Имеется в виду несанкционированная поставка или предложение о поставке средств осуществления запатентованного изобретения лицам, которые не имеют права на использование этого изобретения (кроме, например, лицензиата). Ответственность поставщика наступает тогда, когда он знает или из обстоятельств очевидно, что поставляемые им изделия предназначены для изготовления запатентованного изобретения, т.е. в случае установления в его действиях вины.

Указанные нормы о прямом и косвенном нарушении патента достаточно апробированы на практике и доказали свою эффективность. Следует отметить, что эти нормы восприняты не только государствами - участниками Европейской патентной конвенции 2000 г., но и другими государствами, которые в последнее время реформировали или приняли новое патентное законодательство.

7. Некоторые способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (противоправные (контрафактные) действия), упомянутые в п. 2 комментируемой статьи, нуждаются в дополнительном комментарии.

Следует особо отметить, что перечисленные в п. 2 противоправные (контрафактные) действия являются частными случаями противозаконного использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца и имеют самостоятельное значение.

Самостоятельность указанных противоправных (контрафактных) действий заключается в том, что за каждый из них патентообладатель может преследовать нарушителя своего патента. Причем нарушителей может быть несколько, все зависит от конкретных обстоятельств дела.

Конечно, первоначальными формами нарушения патента является несанкционированное изготовление продукта и применение способа. С этого все начинается. Примечательно, что в старых патентных законах преследовались только эти две формы нарушения патента. Однако с развитием рыночной экономики появилась потребность детализации понятия противозаконного использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца на отдельные его составляющие (ввоз, предложение к продаже, продажа, хранение и др.).

Как правило, сегодня ни одна компания не занимается и изготовлением продукции, и ее реализацией на рынке. Существует целая сеть оптовиков, розничных торговцев и т.д. Более полный перечень, нарушающий патент действий, позволяет патентообладателю проследить за всей цепочкой противоправных действий и взыскать убытки с каждого правонарушителя. Этим обеспечивается более полная защита имущественных интересов патентообладателя. Однако следует учитывать, что каждая форма противоправного использования имеет свои особенности.

Сам факт изготовления нарушающего патент продукта (даже в ограниченном количестве) является достаточным для привлечения нарушителя к ответственности, независимо от назначения или дальнейшего использования контрафактных продуктов. При этом, конечно, изготовление должно осуществляться с целью извлечения прибыли. Однако не является нарушением, например, простое изготовление чертежей изобретения без дальнейшей его разработки и внедрения. Незавершенное или неполное изготовление продукта также не является нарушением патента.

Как и при изготовлении запатентованного продукта, ответственность наступает для нарушителя при наличии одного факта применения способа.

Ввоз контрафактной продукции на территорию России также считается законченным правонарушением, даже независимо от целей дальнейшего использования этой продукции. Необязательно, чтобы ввезенный товар предназначался для продажи, достаточно одного использования импортируемых товаров. Нарушение патента путем ввоза считается осуществленным, как только товар пересекает Государственную границу. По вопросу о транзитной перевозке товаров через территорию России можно предположить отсутствие нарушения патента, поскольку их ввоз на российскую территорию не является окончательным.

Предложение к продаже считается правонарушением независимо от факта заключения в дальнейшем сделки. Оно может осуществляться самыми разнообразными способами: выставление продукта (в течение даже непродолжительного времени) в витрине магазина, на выставке или ярмарке, объявление о продаже продукта в средствах печати, по радио, на телевидении, в сети Интернет, выставление рекламных щитов, вручение покупателям каталогов и т.п.

При хранении чужого объекта нарушитель отвечает уже за сам факт хранения, но при условии, что такое хранение осуществляется с целью применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот заинтересованного продукта.

Одним из наиболее распространенных заблуждений в данной сфере правового регулирования является квалификация такого незаконного способа использования, как "иное введение в гражданский оборот". Зачастую под иным введением в гражданский оборот понимается ввоз на территорию России, изготовление, применения запатентованного продукта, что является ошибочным с точки зрения понятия оборотоспособности объектов гражданских прав согласно ст. 129 ГК РФ. Оборотоспособность характеризуется отчуждением или переходом от одного лица к другому объекта гражданских прав. Под это определение никак нельзя подогнать ввоз как таковой на территорию России, а также изготовление и применение объекта.

Под иными введениями в гражданский оборот следует понимать иные, помимо продажи или предложения к продаже, акты отчуждения или передачи запатентованного объекта (например, сдача в аренду, передача в залог). Именно такое понимание иного введения в гражданский оборот можно отметить в судебной практике государств с развитым правопорядком.

Ошибки при квалификации нарушения патента могут привести к привлечению к ответственности лиц, на которых она не должна распространяться. Так, например, признание разработки научно-технической документации, в которой воплощено чужое изобретение, нарушением патента в форме иного введения в гражданский оборот, поскольку такая документация является научно-техническим продуктом, представляется ошибочным. Здесь делается попытка отождествить правонарушающие действия, в частности изготовление, с иным введением в гражданский оборот. Чтобы привлечь к ответственности исполнителя технической документации, необходимо доказать его участие в нарушении патента в форме изготовления продукта, в котором воплощено запатентованное изобретение. Причем изготовление продукта признается в том случае, если он материализован в реальном объекте - например, в устройстве, а не в виде научно-технической документации - это этап, предшествующий использованию изобретения в форме изготовления изделий, в которых оно воплощено.

8. В подп. 3 п. 2 комментируемой статьи закреплено положение, являющееся особенностью российского патентного законодательства в сфере защиты от нарушения патента (контрафакции). Согласно указанному положению использованием (в том числе незаконным) считается совершение действий по использованию в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В практике экспертизы данное положение иллюстрируется следующим примером: если получен патент на способ обработки видеосигнала, то у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки. Вполне очевидно, что комментируемое положение существенно расширяет полномочия обладателей российских патентов на способ по защите своих имущественных интересов.

9. В пункте 3 комментируемой статьи закреплены важные нормы об установлении фактов использования изобретения, полезной модели и промышленного образца. При этом установление факта использования объекта требуется как для квалификации нарушения патента (контрафакции), так и для других целей, в том числе для выплаты вознаграждения автору-работнику за служебное изобретение, служебную полезную модель и служебный промышленный образец (см. комментарий к ст. 1370 ГК РФ), для выплаты денежной компенсации за использование заявленного изобретения в период временной правовой охраны (см. комментарий к ст. 1392 ГК РФ), установления права преждепользования (см. комментарий к ст. 1361 ГК РФ), установления права послепользования (см. комментарий к п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

В абзаце первом п. 3 комментируемой статьи устанавливается, что понимается под использованием изобретения или полезной модели в продукте или способе: если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действия по использованию.

Из вышеизложенного следует, что формула изобретения или полезной модели служит критерием при установлении факта использования запатентованного изобретения или полезной модели, в том числе и незаконного использования, т.е. нарушения патента (путем сравнения объектов, которые предположительно нарушают патент, с объектами, находящимися под охраной патента).

Кроме того, при толковании формулы изобретения или полезной модели может быть применена так называемая теория эквивалентов, согласно которой признаки считаются эквивалентными, если они выполняют одну и ту же техническую функцию для достижения одного и того же результата, хотя и отличаются по форме. Иными словами, при определении эквивалентности признаков учитывается их взаимозаменяемость.

В абзаце втором п. 3 устанавливается, что понимается под использованием промышленного образца в изделии: если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца включен в понятие использования промышленного образца в 2003 г. (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ) для характеристики внешнего вида изделия в статическом состоянии последнего.

Как следует из вышеизложенного, перечень существенных признаков промышленного образца, т.е. словесное их описание, хотя является вспомогательным инструментом для определения факта использования промышленного образца, в том числе и незаконного, все же играет в некоторой степени роль формулы изобретения.

В абзаце третьем п. 3 предусмотрен особый случай признания использованным изобретения, полезной модели, промышленного образца: если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца.

В данной норме описаны случаи так называемых зависимых патентов. Один из таких случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 1362 ГК РФ (см. комментарий к ней), может завершиться выдачей принудительной лицензии.

10. В пункте 4 комментируемой статьи описана ситуация, когда сообладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два или более лица, независимо от того, является ли кто-либо из них автором этого результата интеллектуальной деятельности. Для целей применения данной нормы сделана ссылка на правила, установленные пунктами 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ (см. комментарий к данной статье).

Содержание комментируемой нормы в принципе соответствует содержанию абзаца шестого п. 1 ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

Другой комментарий к статье 1358 Гражданского Кодекса РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи излагается общее понятие исключительного права (ст. 1229 ГК) с уточнением субъектов и объектов этого права. По своему содержанию это принадлежащее патентообладателю абсолютное имущественное право, включающее в себя правомочия:

а) самому использовать объект патентных прав любым не противоречащим закону способом;

б) по своему усмотрению разрешать другим лицам использование объекта;

в) запрещать другим лицам использование объекта.

Первоначальным патентообладателем является лицо, подавшее заявку на получение патента (не обязательно автор - см. комментарий к ст. 1357 ГК РФ). Отчуждение (переход) исключительного права приводит к появлению новых патентообладателей. Закон предусматривает возможность выдачи одного патента на имя нескольких лиц (ч. 2 п. 1 ст. 1393 ГК). В п. 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ установлены нормы, регулирующие имущественные отношения между соавторами, которые одновременно являются и обладателями исключительного права. Эти же нормы применяются к отношениям между несколькими патентообладателями и в том случае, когда некоторые из них или все они не являются авторами объекта патентных прав (п. 5 комментируемой статьи).

2. В п. 2 комментируемой статьи приведен перечень конкретных способов использования объектов патентных прав. Данный перечень является открытым, однако нельзя говорить о том, что он примерный. На самом деле в этом перечне сконцентрированы все известные варианты использования <1>. Открытость перечня направлена в будущее - на случай, если научно-техническое развитие сделает возможным какое-либо использование, которое на сегодняшний день невозможно представить.

--------------------------------
<1> См.: Маковский А.Л. Указ. соч. С. 134.

Способы использования объектов патентных прав указывают одновременно и на случаи нарушения исключительного права, если использование объекта производится без разрешения патентообладателя, т.е. не по лицензионному договору. Случаи бездоговорного использования прямо оговорены в законе (ст. 1359 - 1361 ГК) и включены в закрытый перечень.

3. Первым из способов использования всех объектов патентных прав названы в подп. 1 п. 2 комментируемой статьи определенные действия с продуктом, т.е. с материальными вещами, в которых применены запатентованные объекты. Ответственность за внедоговорное использование продукта является автономной: так, нарушителями исключительного права признаются как производитель, так и продавец продукции, в которой использован запатентованный объект <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2009 г. N КГ-А40/3009-09-П по делу N А40-59426/07-67-487. См. также по аналогии п. 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

А. Ввоз на территорию РФ продукта - традиционно автономный способ использования, обусловленный территориальным принципом действия исключительного патентного права. Ввоз продукта считается нарушением исключительного права, если используемый в продукте объект зарегистрирован в России. В отношении объектов патентного права закон не содержит оговорки, что ввоз продукта является нарушением исключительного права только в том случае, если он осуществляется "в целях распространения" (как это сделано в подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ в отношении объектов авторского права). В то же время необходимо принимать во внимание общие ограничения исключительного права. Поэтому, например, ввоз продукта на территорию РФ для удовлетворения личных нужд не будет считаться нарушением в соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ. Традиционно непростой проблемой является разграничение "ввоза" и "транзита" продукта. В целом эта проблема должна разрешаться в рамках таможенных правил, принятых для транзита товаров, ввоз которых на территорию данной страны запрещен. Однако есть все основания считать, что, как писал столетие назад А.А. Пиленко, "если из страны, где изготовление данного продукта дозволено, этот последний перевозится по русской территории или под русским флагом в страну, где продажа его также не запрещена, - то, по-видимому, нет оснований считать права русского патентодержателя нарушенными" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут (в серии: "Классика российской цивилистики"), 2001. С. 449.

Б. Изготовление продукта. Изготовителем продукта будет считаться лицо, как создавшее продукт собственными силами, так и заказавшее его создание для себя. Соответственно, подрядчик, изготовивший продукт без согласия патентообладателя, не может быть признан нарушителем исключительного права - таким нарушителем является заказчик <1>. Изготовление продукта без согласия патентообладателя считается нарушением само по себе, если только изготовитель не докажет, что такое использование продукта подпадает под общие ограничения исключительного права.

--------------------------------
<1> См. по аналогии п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах".

В. Применение, предложение о продаже, продажа, иное введение продукта в гражданский оборот. С произведенной продукцией изготовитель может осуществлять два действия: либо применять ее для собственных нужд, либо вводить в оборот. Разделение этих действий возможно в том случае, если патентообладатель сам изготовляет продукцию, а затем предоставляет ее по лицензионному договору определенному лицу только для применения (без права введения в оборот) либо же, наоборот, только для введения в оборот (например, продажа по договору комиссии). Изготовитель-патентообладатель, продающий свой продукт сам или посредством другого лица, уже не вправе ограничивать покупателей в способах использования ("исчерпание права" - см. п. 6 ст. 1359 ГК). Следует также заметить, что полученное лицензиатом от патентообладателя разрешение только на изготовление продукции будет абсурдно, если с ней нельзя будет совершать никаких других действий. Смысл лицензионного договора в этом случае теряется.

Предложение о продаже продукта специально упомянуто в числе действий, прямо нарушающих исключительное право. С точки зрения общегражданских норм предложение о продаже - это прежде всего оферта (ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК). По словам А.А. Пиленко, "оферта несомненно наказуема, если она касается изготовленного уже продукта; оферта вероятно наказуема, если она касается продукта, имеющего быть изготовленным или ввезенным в страну. Всякое выставление на продажу (на выставке, в магазине и т.д.) несомненно наказуемо" <1>. В то же время суды, удовлетворяя иски патентообладателей о нарушении их исключительного права, в своих решениях часто специально оговаривают запрет на рекламу. Введением продукта в оборот помимо его продажи являются все действия по предоставлению прав владения, пользования или распоряжения продуктом независимо от того, преследуется ли при этом цель извлечения прибыли (дарение, аренда, доверительное управление и т.п.).

--------------------------------
<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 448.

Необходимо обратить внимание на то, что контрафактная продукция сама по себе не относится к вещам, изъятым из оборота <1>.

--------------------------------
<1> См.: ответ на вопрос 11 в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 года, утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 г.

Г. Хранение продукта признается самостоятельным нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей введения продукта в оборот. Как представляется, наличие этих целей презюмируется - опровержение презумпции должно быть возложено на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. В гражданском праве под хранением вещей понимается договорная конструкция, однако "хранение продукта" в рассматриваемом контексте должно пониматься в его бытовом значении. Нарушителем исключительного права является лицо, не только передавшее продукт на хранение третьему лицу, но и хранящее контрафактную продукцию у себя. Поклажеприниматель по договору хранения субъектом ответственности не является.

4. В подп. 4 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются особенности "изобретения на применение - изобретения, относящегося к известному продукту или способу, которое применяется по новому назначению", т.е. когда изобретатель заимствует техническое решение, уже существующее в другой отрасли техники, применяет его в своей отрасли и обнаруживает, что при таком "новом" применении это изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо <1>.

--------------------------------
<1> См.: Гаврилов Э.П. Об изобретениях на применение // Патенты и лицензии. 2012. N 12 (СПС "КП").

Так, например, шариковая ручка и роликовый дезодорант имеют в своей основе одно техническое решение, но применяются в разных сферах. Согласно подп. 4 п. 2 комментируемой статьи использование роликового дезодоранта ("изобретение на применение") охватывалось бы исключительным правом изобретателя шариковой ручки (если бы это исключительное право давно не прекратилось).

В то же время закон не пресекает возможность патентования "изобретений на применение" - такие изобретения квалифицируются как зависимые изобретения (ч. 2 п. 1 ст. 1358.1 ГК). Иными словами, это означает, что роликовый дезодорант все же может быть признан изобретением.

5. В подп. 2, 3 и 5 п. 2 комментируемой статьи указаны варианты использования запатентованного способа (который, как известно, может быть только изобретением). Способ отличается от продукта тем, что является в чистом виде бестелесным объектом. К способу неприменимы понятия "изготовление", "ввоз", "продажа" и т.п. Передача информации о способе также не может считаться его недозволенным распространением в смысле патентного права <1>. Поэтому использованием способа являются все действия с продуктом (или с устройством как разновидностью продукта), в котором реализован способ. Что касается способа как такового, то суды считают, что его реклама также является использованием изобретения.

--------------------------------
<1> См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 449 - 450. За разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них предусмотрена административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ).

Существует несколько вариантов практической реализации запатентованного способа:

а) реализация способа может проявиться только при получении продукта (подп. 2 п. 2 комментируемой статьи). Так, Э.П. Гаврилов указывает, что в этом случае наступает "косвенная охрана" способа, суть которой заключается в том, что исключительное право распространяется не только на запатентованный способ, но и на продукт, полученный этим способом, "например, если запатентован способ изготовления пива, то владелец патента может контролировать (запрещать или разрешать) гражданский оборот пива, изготовленного запатентованным способом" <1>. Изобретение может быть запатентовано, если оно является новым способом получения известного продукта, - в этом случае бремя доказывания того, что продукт получен именно этим способом, возлагается на патентообладателя. Но изобретение может быть запатентовано и тогда, когда оно является способом получения нового продукта, неизвестного на дату получения приоритета. В этом случае устанавливается презумпция того, что все идентичные продукты получены запатентованным способом. Соответственно, бремя доказывания обратного возлагается на изготовителя продукта. Так, в суде рассматривалось дело, касающееся изготовления стекла, которое суд признал новым продуктом, при изготовлении которого, по мнению патентообладателя, использовался запатентованный им способ. Экспертиза пришла к выводу, что установление факта применения конкретного способа при изготовлении стекла возможно только при экспертном наблюдении действующего оборудования и технологического процесса выпуска этого стекла. Однако изготовитель воспрепятствовал экспертному наблюдению. Суд пришел к выводу, что изготовитель не доказал факт неиспользования им патента, в связи с чем признал, что стекло следует считать полученным запатентованным способом <2>;

--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12. С. 8 - 9.
<2> Постановление ФАС Поволжского округа от 27 октября 2003 г. N А57-7546/00-19-11-13.

б) реализация запатентованного способа может автоматически проявиться безотносительно к тому, в каком именно устройстве он используется (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи). В этом случае все устройства различных производителей могут функционировать только при реализации данного способа. Получается, что изготовители устройств используют запатентованный способ. Так, В.И. Еременко указывает на то, что это положение является особенностью российского законодательства, и приводит следующий пример: "Если получен патент на способ обработки видеосигнала, у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки" <1>;

--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). С. 442 (автор - В.И. Еременко).

в) запатентованный способ может заключаться в чистом виде в "процессе осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств" (п. 1 ст. 1350 ГК). Тогда реализация способа будет заключаться в осуществлении данного процесса, т.е. непосредственно путем применения способа (подп. 5 п. 2 комментируемой статьи). Пример - патент РФ N 2019105 "Способ борьбы с нежелательной растительностью" (имеется в виду способ борьбы с сорняками - см. п. 6 настоящего комментария).

6. В п. 3 и 4 комментируемой статьи установлена важнейшая предпосылка защиты прав патентообладателя: ему необходимо доказать, что используется именно его изобретение, полезная модель или промышленный образец. Тождество технических решений, использованных лицом, которое не обладает исключительным правом, в обязательном порядке определяется экспертизой, назначенной судом (но выводы экспертизы оцениваются судом на общих основаниях). Эксперт проводит сравнение приведенных в патенте признаков объектов патентных прав с признаками, которые использованы в противопоставляемом продукте или способе. Полное формальное совпадение приведенных в патенте признаков и будет означать использование чужого объекта патентных прав. При неполном совпадении в отношении изобретения и полезной модели эксперт выясняет, не является ли расхождение эквивалентным признаком, "то есть равнозначным, равноценным, позволяющим получить одинаковый результат одинаковым в принципе путем" <1>. Эквивалентный признак приравнивается к признаку, приведенному в патенте на изобретение (к полезным моделям и промышленным образцам учение об эквивалентных признаках не применяется). В качестве примера приведем случай, когда суд признал (вопреки мнению эксперта), что "содержание в чае "RED-SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая" <2>. Иллюстрацией сравнения признаков данного способа может служить следующий пример из судебной практики. Рассматривался запатентованный способ борьбы с сорняками, признаками которого являлись: обработка культурных возделываемых растений (признак N 1), производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения (признак N 2), в количестве от 4 до 250 граммов на 1 гектар (признак N 3). В рекламном проспекте ответчика было указано, что рекламируемое им производное сульфанилмочевины, а именно трифлусульфурон-метил (совпадение с признаком N 2), применяется путем наземного опрыскивания посевов (совпадение с признаком N 1) в количестве 15 граммов на 1 гектар (совпадение с признаком N 3). В результате суд пришел к выводу о нарушении исключительного права патентообладателя <3>.

--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 10.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2009 г. N КГ-А40/10092-08.
<3> Постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. N К-А40/9331-08.

Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, "то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право" <1>. Пример из судебной практики: "В папке, производимой ответчиком, отсутствует существенный признак, указанный в независимом пункте 1 описания полезной модели "Папка" N 72659, а именно наличие на переднем листе отверстий. Таким образом, ответчик не использует каждый признак полезной модели" <2>.

--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Указ. соч. С. 9.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 8 апреля 2009 г. N КГ-А40/2283-08.

В то же время объект патентных прав считается использованным, если в противопоставляемом продукте или способе помимо всех до единого признаков запатентованного решения присутствуют дополнительные признаки <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

7. Сопоставление запатентованного промышленного образца с противопоставленным изделием (абз. 4 п. 3 комментируемой статьи) имеет особенности по сравнению с сопоставлением объектов, содержащих технические решения. Необходимость учитывать такие особенности обусловлена тем, что промышленный образец имеет двойственную природу: это объект авторского права в сфере дизайна, который подпадает под действие норм патентного права. Поэтому в соответствии со ст. 1352 ГК РФ признаками промышленного образца являются как новизна (свойственная патентному праву), так и оригинальность (свойственная авторскому праву).

Промышленный образец признается использованным в противопоставленном изделии в двух случаях:

1) если противопоставленное изделие содержит все существенные признаки промышленного образца (логика патентного права);

2) если противопоставленное изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (логика авторского права, согласно которой подражание произведению свидетельствует об отсутствии оригинальности, что влечет отсутствие правовой охраны).

Как представляется, вывод о нарушении исключительного права на промышленный образец по логике авторского права может быть сделан судом без обязательного назначения экспертизы.

Комментарии и консультации юристов по ст 1358 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1358 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.