Статья 1238. Сублицензионный договор

1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Комментарий к статье 1238 ГК РФ

1. Наиболее близким аналогом сублицензионного договора является договор коммерческой субконцессии (ст. 1029 ГК РФ), некоторые нормы которого содержат более подробное регулирование. Они могут применяться по аналогии к сублицензионному договору.

2. Сублицензионный договор может быть заключен только при письменном согласии лицензиара (даже если сам лицензионный договор был заключен устно). Такое согласие может относиться только к части объекта лицензии и только к части прав, предоставленных по лицензионному договору. Это согласие может быть получено лицензиатом как при заключении лицензионного договора, так и после этого. Данная норма не предписывает включение этого согласия в структуру лицензионного договора, а также его государственную регистрацию.

3. Содержание сублицензионного договора аналогично содержанию лицензионного договора: лицензиат предоставляет сублицензиату право использования охраняемого объекта. ГК РФ содержит наименование только одной стороны такого договора: сублицензиат - сторона, которой предоставляются права. Что касается другой стороны, то ее целесообразно именовать "лицензиар", ссылаясь при этом на лицензионный договор и указывая, что лицензиар является лицензиатом по лицензионному договору.

4. В пункте 2 повторяется общеправовой принцип: "Никто не может передать больше прав, чем он сам имеет".

В связи с этим сублицензиату могут быть предоставлены права только на объект лицензионного договора и только те права, которые указаны в лицензионном договоре, с ограничениями, касающимися пределов предоставляемых прав, способов и сроков использования. Формулировки, содержащиеся в п. 2, должны толковаться расширительно: сублицензионный договор не может выходить за пределы условий, указанных в лицензионном договоре.

С другой стороны, как указывалось, согласие лицензиара по лицензионному договору, касающееся возможности заключения сублицензионного договора, может относиться только к части объекта лицензии и только к некоторым правам, предоставленным по лицензии.

Условия о предоставлении сублицензиату прав за этими пределами являются ничтожными.

5. В пункте 3 содержится одно правило, касающееся срока действия сублицензионного договора, заключенного на срок, превышающий срок действия лицензионного договора: такой договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Эта норма означает, что такой договор не считается ничтожным, но срок его действия сокращается.

Вместе с тем нельзя исключать того, что сублицензиат потребует расторжения договора, обнаружив, что он будет действовать более краткий срок, например на основании ст. 179 ГК РФ (обман).

В остальном срок действия сублицензионного договора регулируется общими нормами ГК РФ (ст. 425).

6. Пункт 4 относится к действиям сублицензиата, осуществляемым им в пределах сублицензионного договора. Обычно эти действия не нарушают никаких прав лицензиара по лицензионному договору. Например, используя охраняемый объект, сублицензиат выплачивает вознаграждение своему договорному партнеру, а последний - лицензиат по лицензионному договору - выплачивает часть этого вознаграждения лицензиару.

Но если сублицензиат осуществляет такое использование, а лицензиару указанное вознаграждение не поступает, он может предъявить претензии только к своему лицензиату, а не к сублицензиату. В этом и состоит смысл основной нормы, установленной п. 4.

Однако лицензионный договор может предусматривать иное, а именно право лицензиара по лицензионному договору предъявить требования непосредственно к сублицензиату, несмотря на то что он не является его договорным партнером.

Норма, содержащаяся в п. 4, не регулирует вопросов о том, кто может предъявить требования к сублицензиату за совершение им действий, выходящих за пределы сублицензионного договора. Таким лицом всегда является обладатель исключительного права на использование охраняемого объекта.

7. В пункте 5 указывается на то, что к сублицензионному договору применяются содержащиеся в ГК РФ нормы, касающиеся лицензионных договоров. Это, в частности, означает, что сублицензионные договоры бывают двух видов (ст. 1236). Из этой нормы вытекает и то, что сублицензионные договоры подлежат государственной регистрации в том случае, если такая регистрация предусмотрена для лицензионных договоров.

8. На основе сублицензионного договора может быть заключен последующий сублицензионный договор. Число звеньев в "цепочке" таких договоров закон не ограничивает.

Другой комментарий к статье 1238 Гражданского Кодекса РФ

1. Унифицированное понятие сублицензионного договора впервые предусмотрено в ГК РФ, хотя возможность заключения сублицензионного договора допускалась и прежним законодательством, например п. 4 ст. 31 Закона об охране авторских прав.

Новеллами ГК РФ в части регулирования сублицензионных договоров являются:

1) закрепление письменного согласия лицензиара на заключение лицензиатом договоров сублицензий. Такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

При отсутствии письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора последующее предоставление таких прав является недействительным, что подтверждается и судебной практикой <1>;

--------------------------------
<1> См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47.

2) закрепление в п. 2 комментируемой статьи положения о недопустимости передачи прав в большем объеме, чем у лицензиата;

3) ограничение срока действия сублицензионного договора;

4) ответственность лицензиата перед лицензиаром, предусмотренная п. 4 комментируемой статьи, определяется лицензионным договором. Ответственность сублицензиата может быть аналогичной ответственности лицензиата, однако для лицензиара это не имеет значения, если иное не предусмотрено лицензионным договором. В лицензионном договоре может быть предусмотрена непосредственная ответственность сублицензиата перед лицензиаром.

Учитывая оборотоспособность предоставленного по сублицензионному договору права, согласно п. 3 ст. 358.18 ГК РФ вступающему в силу с 1 июля 2014 г., к договору залога прав по сублицензионному договору применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. ст. 358.1 - 358.8), поскольку иное не установлено настоящим Кодексом и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.

2. Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает, что к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре, а именно положения о:

- существенных условиях договора;

- форме договора и требовании государственной регистрации предоставления права (в том случае, если предоставление права по лицензионному договору требует государственной регистрации, это требование распространяется и на сублицензионный договор);

- досрочном прекращении лицензионного договора, что не должно влиять на сублицензионный договор (быть основанием для изменения или расторжения сублицензионного договора).

Сублицензиат не вправе предоставлять полученные права другим лицам.

К сублицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК) и о договоре (ст. ст. 420 - 453 ГК), поскольку иное не установлено правилами части четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Положение п. 5 комментируемой статьи имеет важное значение не только для гражданско-правовых отношений, но и для налоговых. Так, в письме ФНС России от 6 марта 2008 г. N 03-1-03/758@ "О направлении письма Минфина России от 25.12.2007 N 03-07-11/640" <1> дается пояснение в части применения НДС к лицензионным и сублицензионным договорам. В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности" с 1 января 2008 г. не подлежит (освобождается) обложению налогом на добавленную стоимость реализация прав на использование программ для электронных вычислительных машин на основании лицензионного договора. Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

--------------------------------
<1> Документы и комментарии. 01.02.2008. N 3.

Пунктом 1 комментируемой статьи предусмотрено, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (сублицензионный договор). При этом на основании п. 5 этой же статьи к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Вышеуказанная норма Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 195-ФЗ должна применяться при передаче прав на использование программ для электронных вычислительных машин, осуществляемой лицензиатом на основании сублицензионного договора.

Комментарии и консультации юристов по ст 1238 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1238 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.