Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. (Абзац дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. (Пункт дополнительно включен с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ)
4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 35-ФЗ.

Комментарий к статье 1234 ГК РФ

1. Комментируемая статья не применяется в случаях, если ГК РФ предусматривает, что договор об отчуждении исключительного права не может быть заключен или может заключаться лишь с определенными ограничениями.

2. В пункте 1 анализируемой статьи договор об отчуждении исключительного права характеризуется как договор, в соответствии с которым правообладатель передает или обязуется передать свое исключительное право в полном объеме другой стороне - приобретателю.

Таким образом, даются точные названия сторон этого договора - "правообладатель" и "приобретатель". Очевидно, что сторонами этого договора могут быть как граждане, так и юридические лица. После исполнения такого договора правообладатель становится бывшим правообладателем, а приобретатель - новым правообладателем или просто правообладателем.

3. Предметом договора об отчуждении исключительного права является исключительное право в полном объеме, т.е. целиком. В связи с этим договоры, заключаемые между совладельцами исключительного права (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), не относятся к таким договорам.

4. В пункте 1 предусматривается, что по договору об отчуждении исключительного права правообладатель "передает" или "обязуется передать" свое исключительное право. Аналогичная формулировка применяется в ГК РФ в определениях прав на отдельные виды охраняемых объектов: на авторские произведения (ст. 1285), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (ст. 1365), товарные знаки (ст. 1488) и др. Такая же формулировка применена и в определениях лицензионных договоров (ст. 1235 и др.).

Формулировка "передает" и "обязуется передать" применяется в определениях различных видов гражданских договоров для того, чтобы различать консенсуальные договоры, считающиеся заключенными с момента согласования сторонами всех существенных условий договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), и реальные договоры, считающиеся заключенными с момента передачи имущества, которое подлежит передаче в соответствии с законом (п. 2 ст. 433 ГК РФ).

Очевидно, такой же смысл имеет и содержащееся в п. 1 правило о том, что по рассматриваемому договору правообладатель "передает" или "обязуется передать" свое право.

Но известно, что все объекты, охраняемые на основе разд. VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты.

Поэтому любые договоры о распоряжении такими охраняемыми объектами, в том числе договоры об отчуждении исключительного права - не могут быть реальными по самой своей сути. Это всегда - консенсуальные договоры, содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению.

5. Пункт 2 относится к форме договора об отчуждении исключительного права и к государственной регистрации некоторых из них.

Общее требование к форме такого договора состоит в том, что он должен заключаться в письменной форме. Никаких исключений из этой нормы не предусматривается. При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

6. Вместе с тем в п. 2, по сути, повторяется норма, содержащаяся в п. 1 и 2 ст. 1232 ГК РФ, которая касается обязательной государственной регистрации некоторых исключительных прав и сделок с ними.

Тем не менее норма, содержащаяся в п. 2, отличается от норм, зафиксированных в ст. 1232.

В пункте 7 ст. 1232 устанавливается, что ГК РФ может предусмотреть факультативную государственную регистрацию некоторых результатов интеллектуальной деятельности, причем если такая регистрация в отношении определенного результата интеллектуальной деятельности произведена, то регистрация договора об отчуждении исключительного права на такой результат становится обязательной; эта норма повторена, в частности, в п. 5 ст. 1262 ГК РФ. Однако п. 2 комментируемой статьи не упоминает об этой обязательной государственной регистрации, что следует признать ошибкой. Поэтому норму п. 2 следует толковать расширительно, применяя ее и к п. 7 ст. 1232.

7. Пункт 3 относится к вопросу о возмездности договора об отчуждении исключительного права. При этом следует обратить особое внимание на то, что никакие диспозитивные общие нормы (нормы-презумпции), содержащиеся в ст. 423 и 424 ГК РФ, к данному договору не применяются.

Существо норм, содержащихся в п. 3, может быть сведено к следующим правилам:

1) если в договоре прямо указано, что он является безвозмездным, договор считается действительным и безвозмездным;

2) если договор вообще не упоминает о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор "считается незаключенным", т.е. является ничтожной сделкой (см. также комментарий к п. 6 ст. 1232 ГК РФ);

3) если договор содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, он действует как возмездный договор.

8. Нормы, предусмотренные п. 4, конкретизируют некоторые общие нормы ГК РФ: п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 433 и п. 1 и 2 ст. 425.

По общему правилу договор об отчуждении исключительного права означает, что исключительное право переходит к правообладателю в момент заключения договора.

Однако договором может быть определен и иной момент перехода этого права к приобретателю, например в момент передачи приобретателю рукописи, чертежей и т.п. Стороны вправе указать и дату, предшествующую заключению договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ).

Тем не менее если договор подлежит государственной регистрации, то исключительное право всегда и в обязательном порядке переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора.

На практике орган, осуществляющий государственную регистрацию таких договоров, зачастую делает это несвоевременно. Следует считать, что в этом случае надлежащую (более раннюю) дату государственной регистрации может указать суд на основе обращения правообладателя и (или) приобретателя.

9. Нормы, предусмотренные п. 5, определяют два случая одностороннего расторжения договора об отчуждении исключительных прав.

Оба эти случая основываются на положениях ст. 450 ГК РФ.

10. Первый абз. п. 5 относится к следующей ситуации.

Приобретатель нарушил обязательство о выплате определенного договором вознаграждения, что привело к существенному нарушению договора (в смысле подп. 1 п. 2 ст. 450). Тогда правообладатель (он назван "прежний правообладатель", поскольку исключительное право уже перешло к приобретателю) вправе требовать в судебном порядке возвращения ему отчужденных по договору исключительных прав и возмещения убытков. Обязанность возмещения убытков указана также в п. 5 ст. 453 ГК РФ, а возврат исключительного права соответствует положениям п. 4 ст. 453.

Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 5 комментируемой статьи, может быть применена лишь в том случае, если суд установит, что нарушение договора было существенным: "Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора" - последний абзац п. 2 ст. 450 ГК РФ.

С учетом вышеизложенной нормы применение положений, предусмотренных абз. 2 п. 5, является маловероятным.

11. Абзац 2 п. 5 комментируемой статьи устанавливает норму, являющуюся одним из случаев применения п. 3 ст. 450 ГК РФ. Речь здесь идет об отказе от договора в одностороннем порядке (в п. 3 ст. 450 употребляется выражение "односторонний отказ об исполнения договора").

Пункт 3 ст. 450 ГК РФ допускает односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом.

Нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 5 комментируемой статьи, как раз и являются таким законом, т.е. специальными нормами, возможность существования которых предусмотрена в п. 3 ст. 450.

Абзац 2 п. 5 применим только в тех случаях, когда "исключительное право не перешло к приобретателю", но сам договор уже заключен. Это последнее обстоятельство (т.е. факт заключения договора) подтверждается содержащимся в ГК РФ указанием на нарушение обязанности выплатить вознаграждение в установленный договором срок: нарушить можно только возникшее обязательство, а обязательство в данном случае возникает из заключенного договора.

Следует считать, что нормы, закрепленные в абз. 2 п. 5, применяются, когда исключительное право не перешло по договору, как в том случае, когда стороны своим соглашением отсрочили его переход, так и в том случае, когда переход исключительного права не произошел в связи с неосуществлением государственной регистрации договора.

В ситуации, указанной в абз. 2 п. 5, правообладатель имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке (очевидно, что такой отказ должен быть выражен в письменной форме) и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Отметим, что для применения данной нормы не требуется, чтобы нарушение обязанности по выплате вознаграждения было "существенным".

Важно подчеркнуть, что расторжение договора в данном случае осуществляется без решения суда, хотя, конечно, суд может подтвердить факт такого расторжения.

Другой комментарий к статье 1234 Гражданского Кодекса РФ

1. Квалифицирующими признаками договора об отчуждении исключительного права являются следующие:

- цель договора - переход исключительного права от одного лица к другому по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжения как у первоначального правообладателя);

- у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется. У автора, исполнителя, чьим творческим трудом создан объект, сохраняются личные неимущественные права, а в случаях, предусмотренных законом, - иные права, в частности: у автора произведения изобразительного искусства сохраняются также право следования, право доступа, право на вознаграждение за некоторые способы использования;

- приобретатель исключительного права становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев обременения права лицензиями, а также случаев свободного использования объекта;

- отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права на требуется;

- приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта;

- приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре;

- правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, - абсолютными;

- сторонами договора в зависимости от объекта исключительных прав могут быть как физические, так и юридические лица. В некоторых случаях (например, при отчуждении исключительного права на товарный знак) сторонами договора являются субъекты предпринимательских отношений;

- отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется. Учитывая запрет дарения между коммерческими организациями, предусмотренный подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ, п. 3.1 комментируемой статьи, вступающий в силу с 1 октября 2014 г., предусматривает запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями независимо от указанного в договоре вознаграждения;

- договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование мест происхождения товаров).

2. Часть четвертая ГК РФ определила исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации как единое целое, положив конец научным спорам о существовании единого права либо отдельных исключительных правомочий <1>.

--------------------------------
<1> Сергеев А.И. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2003. С. 194 (изложены позиции М.И. Никитиной и Э.П. Гаврилова).

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

- условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);

- указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;

- размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера договора на это должно быть прямо указано в нем, иначе договор считается незаключенным. Вознаграждение может быть определено в виде роялти (процентных отчислений от дохода (выручки)) или паушальных платежей (фиксированных разовых или периодических платежей), а также в сочетании данных видов;

- срок выплаты вознаграждения.

Существенный характер указанных условий определяется исходя из положений комментируемой статьи. Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.

Форма договора об отчуждении исключительного права письменная. Что касается объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных, то переход права на них подлежит государственной регистрации.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права. Если переход права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. При отсутствии государственной регистрации с 1 октября 2014 г. переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК).

3. Договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным, так и консенсуальным, возмездным или безвозмездным, односторонним (реальным, безвозмездным) или взаимным. Момент перехода исключительного права определяется моментом заключения договора (если иное не предусмотрено в договоре), а в отношении договоров, по которым исключительное право подлежит государственной регистрации, - соответственно моментом государственной регистрации.

4. В п. 5 комментируемой статьи определены последствия существенного нарушения договора об отчуждении исключительного права. Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, из-за которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.

В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ уточняет с 1 октября 2014 г. положения абз. 2 п. 5 комментируемой статьи. Односторонний отказ от договора по инициативе правообладателя в случае, если исключительное право не перешло к приобретателю, допустим лишь при существенном нарушении им обязанности выплатить вознаграждение в установленный договором срок. Важное значение при этом имеет момент прекращения договора, который определяется истечением 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. Данная норма является императивной и направлена на обеспечение баланса интересов правообладателя при уклонении приобретателем права от обязанности по своевременной выплате вознаграждения, а также приобретателя права, которому предоставляется дополнительный срок для исполнения названной обязанности. Представляется, что в случае выплаты в этот срок вознаграждения правообладатель не ограничен в праве потребовать возмещения причиненных просрочкой убытков.

Момент получения приобретателем уведомления об отказе от договора определяется ст. 165.1 ГК РФ: в соответствии с ней юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Комментарии и консультации юристов по ст 1234 ГК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 1234 ГК РФ, вы можете получить консультацию юристов нашего сервиса.

Задать вопрос можно через форму связи или по телефону. Первичные консультации бесплатны и проводятся с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.